juridisch kronieken

Kroniek
Intellectueel eigendomsrecht

door Inez ten Brink & Nathalie Rodriguez Arigon
beeld Floris Tilanus

Voor u ligt de nieuwste Kroniek over het intellectueel eigendomsrecht. In deze Kroniek hebben wij een selectie gemaakt van de juris­prudentie en ontwikkelingen op het gebied van het octrooirecht, auteursrecht, modelrecht en merkenrecht uit de periode juli 2024 tot juli 2025. Waar nodig zullen wij bij de bespreking van de verschillende ontwikkelingen eerst ingaan op relevante (basis)beginselen. Aan bod komen onder meer de verruimde grens­over­schrijdende bevoegdheid binnen het octrooirecht, auteursrechten op gebruiksvoorwerpen en de gummy bear van Haribo.

Octrooirecht

Het octrooirecht verleent aan de octrooihouder een exclusief recht om anderen te verbieden de door hem geoctrooieerde uitvinding toe te passen. De beschermingsomvang van een octrooi wordt bepaald door de conclusies, waarin de kenmerken van de uitvinding worden beschreven.

Een geoctrooieerde uitvinding dient te voldoen aan een aantal geldigheidsvereisten.noot 1 Voldoet een uitvinding daar niet aan, dan is het octrooi nietig en kan er ook geen inbreuk op worden gemaakt.

In deze Kroniek zullen wij zowel uitspraken van de Nederlandse rechter als van het Unified Patent Court (‘UPC’) behandelen. Het UPC is een gerecht voor EU-lidstaten die de UPC Agreement hebben geratificeerd. Het gerecht is sinds juni 2023 operationeel en behandelt nietigheids- en inbreukzaken over Europese octrooien (nationale octrooien die voor staten die partij zijn bij het Europees Octrooiverdrag zijn verleend) en unitaire octrooien die voor het gehele UPC-territoir zijn verleend. Met één beslissing kan er een verbod voor het gehele UPC-territoir worden uitgevaardigd of kan een octrooi voor het gehele territoir worden vernietigd.

Geldigheid: inventiviteit

Veruit de meeste octrooigeschillen gaan over de vraag of een uitvinding inventief, dat wil zeggen niet voor de hand liggend, is ten opzichte van de stand van de techniek. Tot de stand van de techniek behoort al hetgeen wat openbaar toegankelijk is gemaakt op het moment van de octrooiaanvrage.

De relevante toets

In de Nederlandse rechtspraak wordt, in lijn met de juris­prudentie van het Europees Octrooibureau (het ‘EOB’, de instantie die verantwoordelijk is voor de verlening van Europese octrooien), bij de beoordeling van inventiviteit de zogenaamde problem and solution approach toegepast. Daarbij wordt aan de hand van het document dat als de meest nabije stand van de techniek wordt gezien beoordeeld of de gemiddelde vakpersoon (een fictief persoon met expertise op het betreffende technische gebied) op een voor de hand liggende wijze tot de in het octrooi omschreven oplossing zou komen, in de redelijke verwachting dat hij/​zij daarbij het voordeel van de uitvinding zou bereiken.

Het is momenteel nog onduidelijk of de problem and solution approach zoals die wordt toegepast door het EOB leidend is bij de beoordeling van inventiviteit door het UPC.

In de allereerste nietigheidszaak voor het UPC tussen Sanofi en Amgen (UPC_CFI_1/​2023) overwoog de Central Division München dat de inventiviteit van een octrooi dient te worden beoordeeld uitgaande van een realistisch vertrekpunt, en dus niet nood­zakelijkerwijs vanuit een document dat als de meest nabije stand van de techniek wordt gezien (zoals vereist in de juris­prudentie van het EOB). Er kunnen volgens de Central Division München meerdere realistische vertrekpunten zijn.noot 2

Uitgaande van het document dat als realistisch vertrekpunt wordt gezien, dient vervolgens de vraag te worden beantwoord of de vakpersoon op een voor de hand liggende wijze tot de geclaimde oplossing zou komen. Volgens de Central Division München ligt een oplossing voor de hand indien de vakpersoon gemotiveerd zou zijn om die oplossing te overwegen (ofwel: of de vakpersoon daartoe een bepaalde ‘incentive’ heeft) en vervolgstappen zou zetten om tot die oplossing te komen. Daarbij is tevens relevant of de vakpersoon bepaalde moeilijkheden zou hebben verwacht bij het nemen van dergelijke vervolgstappen.noot 3

In een later geschil tussen Edwards en Meril (UPC_CFI_501/​2023) overwoog de Local Division München echter uitdrukkelijk dat de door het EOB ontwikkelde problem and solution approach dient te worden toegepast om consistentie tussen de rechtspraak van het EOB en het UPC te bevorderen. De Local Division München beschouwt de toets zoals uiteengezet in Sanofi/​Amgen – waarbij een realistisch vertrekpunt als uitgangspunt werd genomen – evenwel als consistent met de problem and solution approach van het EOB.noot 4

De Central Division Parijs gooide het weer over een andere boeg en overwoog in een zaak tussen NJOY Netherlands en Juul Labs International (UPC_CFI_315/​2023) dat de uitvinding inventief dient te zijn in het licht van ‘any element that forms part of the state of the art’, en dus niet slechts in het licht van één document.noot 5

De Court of Appeal van het UPC heeft zich op het moment van schrijven nog niet uitgelaten over deze kwestie. Het valt dus nog te bezien of en in welke mate de problem and solution approach zoals ontwikkeld in de juris­prudentie van het EOB leidend is bij de beoordeling van inventiviteit door het UPC.

Plausibiliteit

In 2023 heeft de Grote Kamer van Beroep (of de ‘GKvB’) van het EOB een uitleg gegeven aan de plausibiliteitstoets (G2/​21). Die toets vereist dat het technische effect waarop de octrooihouder een beroep doet plausibel moet zijn gemaakt in de octrooiaanvrage. Als dat technische effect niet plausibel is gemaakt, dan mag dat effect niet zonder meer worden meegenomen in de inventiviteitsbeoordeling en zal een uitvinding doorgaans inventiviteit ontberen. Volgens de GKvB is van doorslaggevend belang voor de vraag of er een beroep kan worden gedaan op een bepaald technisch effect, of een vakpersoon op basis van de octrooiaanvrage zoals ingediend en zijn/​haar algemene vakkennis het geclaimde technische effect zou afleiden als zijnde omvat door de technische leer en belichaamd door dezelfde oorspronkelijk geopenbaarde uitvinding.noot 6

In de vorige Kroniek bespraken we dat het gerechtshof Den Haag in een geschil in kort geding tussen BMS en verschillende generieke medicijnproducenten (ECLI:​NL:​GHDHA:​2023:1593) de plausibiliteitstoets uit G2/​21 had toegepast en tot het oordeel kwam dat er geen gerede kans was dat de bodemrechter het litigieuze octrooi van BMS ongeldig zou achten vanwege een gebrek aan inventiviteit.noot 7

De bodemrechter van de recht­bank Den Haag heeft zich inmiddels ook over de zaak gebogen (ECLI:​NL:​RBDHA:​2024:17665) en kwam tot een gelijkluidend oordeel als de kort­geding­rechter van het gerechtshof Den Haag. Volgens de recht­bank gaat het er om of het technische effect wordt omvat door de technische leer van de aanvrage. Daar valt ook de situatie onder dat het technische effect zelf niet (expliciet) wordt genoemd in de aanvrage, maar wel wordt omvat door de daarin opgenomen technische leer. De recht­bank verduidelijkt dat dit betekent dat het technische effect binnen de aard van de uitvinding dient te vallen en deze niet wijzigt.noot 8

In een geschil tussen Biogen en generieke medicijnproducenten (ECLI:​NL:​RBDHA:​2025:496)noot 9 viel de beslissing van de recht­bank Den Haag over de plausibiliteit van het technische effect waarop de octrooihouder Biogen een beroep had gedaan niet goed uit voor de octrooihouder. De conclusies van het octrooi van Biogen zagen op het gebruik van de stof DMF voor de behandeling van MS, in een orale dosis van 480 mg per dag. In de stand van de techniek was reeds geopenbaard dat dit middel in een dosis van 720 mg per dag effectief was voor de behandeling van MS (en dus niet in een lagere dosis van 120 of 360 mg per dag).

Biogen had betoogd dat het gebruik van een dagelijkse dosis van 480 mg per dag zorgde voor een verbeterde orale behandeling van MS, omdat deze behandeling net zo effectief was als de behandeling met 720 mg, maar vermoedelijk tot minder bijwerkingen zou leiden. De recht­bank oordeelde echter dat dit technische effect niet uit de octrooiaanvrage kon worden afgeleid. Het feit dat er verschillende doseringsintervallen worden genoemd (waaronder 480-720 mg) achtte de recht­bank onvoldoende omdat er geen enkel voordeel werd genoemd voor enige van die doseringsintervallen, laat staan voor 480 mg per dag. Bovendien was de aanvrage niet gericht op het vinden van de beste dosis van DMF, maar op actieve stoffen die mogelijk werkzaam zijn tegen MS. Op basis van deze omstandig­heden kwam de recht­bank tot het oordeel dat dit vermeende verbeterde effect niet door de leer van de aanvrage wordt omvat en mocht dit effect niet worden meegenomen in de inventiviteitsbeoordeling.noot 10

Grensoverschrijdende inbreuk

Het afgelopen jaar zijn er een tweetal belangrijke uitspraken gewezen waarmee de mogelijkheden voor het vorderen van een grens­over­schrijdend inbreukverbod zijn verruimd, zowel bij de nationale rechter als bij het UPC.

Het was tot voor kort onduidelijk of een gerecht van het UPC bevoegd is om een verbod op (een nationaal deel van) een Europees octrooi op te leggen voor een staat die niet de UPC Agreement heeft geratificeerd. Een voorbeeld daarvan is het Verenigd Koninkrijk. De Local Division Düsseldorf heeft deze vraag begin dit jaar bevestigend beantwoord in Fujifilm/​Kodak (UPC_CFI_355/​2023).noot 11 Er werd geoordeeld dat wanneer de gedaagde (de vermeend inbreukmaker) is gevestigd in een lidstaat die de UPC Agreement heeft geratificeerd (en er dus bevoegdheid bestaat op grond van artikel 4 lid 1 Brussel I bis-Verordening), het gezochte UPC-gerecht bevoegd is om een oordeel te vellen over de gestelde inbreuk op basis van de nationale delen van het Europese Octrooi die zijn verleend voor staten die niet de UPC Agreement hebben geratificeerd.noot 12 In de betreffende zaak ging het om de gestelde inbreuk in het Verenigd Koninkrijk en achtte de Local Division Düsseldorf zich bevoegd om te beslissen over de gestelde inbreuk in dat land.noot 13

Verder heeft het Hof van Justitie van de EU (‘HvJ EU’) in de langverwachte beslissing in BSH Hausgeräte/​Electrolux (ECLI:​EU:​C:​2025:108) geoordeeld dat de gerechten van de staten die partij zijn bij het Europees Octrooiverdrag bevoegd blijven om te oordelen over grens­over­schrijdende inbreukvorderingen in bodemzaken wanneer er een geldigheidsverweer ten aanzien van een buitenlands octrooi wordt gevoerd door de vermeend inbreukmaker, mits er bevoegdheid bestaat op grond van artikel 4 lid 1 Brussel I bis-Verordening.noot 14

Vóór deze beslissing achtten de rechters van de EU-lidstaten zich hiertoe niet bevoegd op grond van artikel 24(4) Brussel I-bis-Verordening, dat bepaalt dat de gerechten van een lidstaat op het grondgebied waar een nationaal deel van een Europees octrooi is verleend exclusief bevoegd zijn om te oordelen over vorderingen met betrekking tot de geldigheid van dat octrooi. Wanneer er bijvoorbeeld voor de Nederlandse rechter een grens­over­schrijdende inbreukvordering werd ingesteld op basis van de buitenlandse delen van een Europees octrooi, en er vervolgens door de vermeend inbreukmaker een geldigheidsverweer werd gevoerd ten aanzien van deze (buitenlandse) delen van het Europees octrooi, dan hield de rechter de beslissing aan totdat over dit geldigheidsverweer was geoordeeld in de betreffende landen, of werd de inbreukvordering voor deze delen afgewezen.noot 15 Dit had tot gevolg dat octrooihouders in alle landen waar het Europees octrooi van kracht was parallelle inbreukprocedures moesten voeren om een verbod te krijgen in die verschillende landen, wat tot veel rechtszaken en hoge kosten leidde. Het HvJ EU heeft nu geoordeeld dat dit niet meer nodig is en dat de nationale bodemrechters van EU-lidstaten zonder meer mogen beslissen over inbreukvorderingen op basis van delen van een Europees octrooi die zijn verleend voor andere EU-lidstaten.

Dit geldt overigens niet zonder meer voor inbreukvorderingen die zijn ingesteld voor nationale delen van een Europees octrooi die zijn verleend voor niet-EU-lidstaten, zoals Turkije. Ten aanzien van die landen heeft het HvJ EU in zijn beslissing enkele voorwaarden voor bevoegdheid geformuleerd.noot 16

Frand

Standaard-essentiële octrooien (‘SEP’s’) zijn octrooien ter bescherming van technologie die essentieel is verklaard voor de toepassing van een technische standaard. Voorbeelden van technische standaarden zijn de 3G-, 4G- en 5G-standaarden. Houders van SEP’s verbinden zich ertoe om deze octrooien in licentie te geven aan derde partijen die de gestandaardiseerde technologie willen gebruiken. Dergelijke licenties moeten binnen de EU worden verleend onder ‘Fair, Reasonable and Non-Discriminatory’ (‘FRAND’)-voorwaarden. Als een octrooihouder weigert om een FRAND-licentie te verstrekken voor een SEP, dan kan dit resulteren in misbruik van machtspositie in de zin van artikel 102 VWEU. Het HvJ EU heeft in 2015 in Huawei/​ZTE (ECLI:​EU:​C:​2015:477) een juridisch kader vastgesteld om te beoordelen of een octrooihouder zijn verplichtingen uit artikel 102 VWEU nakomt.noot 17

Het UPC heeft in Panasonic/​OPPO (UPC_CFI_210/​2023) voor het eerst bevoegdheid aangenomen om kennis te nemen van een FRAND-geschil, ondanks dat daar geen uitdrukkelijke bevoegdheidsbepaling over is opgenomen in de UPC-Agreement. Panasonic begon verschillende inbreukprocedures tegen OPPO bij de Local Division Mannheim op basis van verschillende standaard-essentiële 3G- en 4G-octrooien en vorderde een verbod op verschillende smartphones en smartwatches van OPPO. In reconventie vorderde OPPO dat aan Panasonic de verplichting werd opgelegd om een licentie­overeen­komst met OPPO te sluiten onder FRAND-voorwaarden.

De Local Division Mannheim achtte zich op grond van artikel 32(1)(a) van de UPC-Agreement bevoegd om kennis te nemen van de reconventionele vordering van OPPO waaraan het FRAND-verweer ten grondslag lag. Blijkens deze bepaling strekt de bevoegdheid van het UPC zich uit over reconventionele vorderingen met betrekking tot licentie­overeen­komsten. Volgens de Local Division Mannheim vallen daar ook geschillen onder die tot doel hebben om een licentie­overeen­komst te sluiten.noot 18 De Local Division Mannheim wees de reconventionele vordering van OPPO desal­niette­min af omdat OPPO gedurende de contractuele onder­handelingen met Panasonic onvoldoende bereidheid zou hebben getoond om een licentie­overeen­komst te willen aangaan onder FRAND-voorwaarden. Naast het feit dat zij het licentievoorstel van Panasonic had afgewezen, was zij niet bereid geweest om haar verkoopcijfers met Panasonic te delen, waardoor het Panasonic moeilijk werd gemaakt om met een passend (alternatief) licentievoorstel te komen.noot 19

De Local Division Mannheim legde vervolgens aan OPPO een verbod op het verhandelen van de smartphones en smartwatches op.noot 20

Auteursrecht

Op het gebied van het (Europees) auteursrecht zijn er veel uiteen­lopende ontwikkelingen geweest in het afgelopen Kroniekjaar. Zoals zal blijken, hebben het Hof van Justitie van de EU en advocaat-generaal (‘A-G’) Szpunar beslist niet stilgezeten.

Overdracht van rechten van rechtswege

Ten eerste heeft het HvJ EU in het NOB-arrest (ECLI:​EU:​C:​2025:141) korte metten gemaakt met een Belgische regel (een koninklijk besluit) die bepaalde dat de exclusieve rechten van een uitvoerend kunstenaar (in casu orkestmuzikanten), zonder voorafgaande toestemming van de rechthebbenden, van rechtswege worden overgedragen aan een andere partij (in casu het Nationaal Orkest van België, werkgever van de orkestmuzikanten in kwestie). Het Hof oordeelde dat deze bepaling in strijd is met het EU-recht.noot 21 Het uitgangspunt van het EU-recht op het gebied van auteursrechten en naburige rechten is een hoog beschermingsniveau voor de maker en uitvoerend kunstenaar. Als diens rechten bij nationale regel automatisch worden overgedragen zonder toestemming van de rechthebbende wordt dat uitgangspunt niet nageleefd.

De Nederlandse wet bevat ook bepalingen waarbij het auteursrecht of de naburige rechten aan een ander toekomen dan aan de feitelijk maker (bijvoorbeeld aan een werkgever of filmproducent).noot 22 Dit arrest leidt daarom ook tot vragen over de legitimiteit van enkele Nederlandse wetten inzake het zogenoemde ‘fictief makerschap’, waarbij auteursrechten of naburige rechten toekomen aan een ander dan de feitelijk maker. Omdat deze wetten – in tegenstelling tot het koninklijk besluit van België – de mogelijkheid bieden om anders overeen te komen, is de consensus dat het Nederlands recht niet in strijd is met EU-recht.noot 23

Auteursrecht op gebruiksvoorwerpen

Binnen het (internationaal) auteursrecht bestaat nog steeds discussie over de auteursrechtelijke bescherming van ‘werken van toegepaste kunst’ dan wel ‘gebruiksvoorwerpen’. Hoewel het HvJ EU een geharmoniseerde toets voor auteursrechtelijke bescherming propageert, interpreteren nationale rechters die op uiteen­lopende wijze. De verschillende lidstaten hebben verschillende opvattingen over de vraag of gebruiksvoorwerpen (zoals stoelen, fietsen, schoenen) auteursrechtelijk beschermd kunnen worden, en welke maatstaf daar dan voor geldt. In sommige landen wordt bij uitstek voor het modelrecht gekozen om dit soort vormgeving te beschermen, maar in andere landen wordt daar anders mee omgegaan en geldt vaak (ook) het auteursrecht. Dat kan tot problemen leiden op het internationale IE-toneel.

De reciprociteitstoets

Vanwege de uiteen­lopende nationale opvattingen is in artikel 2 lid 7 van de Berner Conventie, een wereld­wijd multilateraal verdrag uit 1886 op het gebied van het auteursrecht, een ‘reciprociteitstoets’ in het leven geroepen. Dat houdt in dat als het ‘land van oorsprong’ aan gebruiksvoorwerpen slechts modelrechtelijke bescherming biedt, in het land waar bescherming wordt gezocht dan ook slechts modelrecht kan gelden. In de zaak-Kwantum/​Vitra voor het HvJ EU (ECLI:​EU:​C:​2024:914) werd de toepasselijkheid van deze reciprociteitsregel getoetst.

Het beroemde echtpaar Charles & Ray Eames ontwierp de ‘Dining Sidechair Wood’-stoel, verhandeld door Vitra. Kwantum bracht een zeer vergelijkbare stoel op de markt in Nederland en België, waarop Vitra claimde dat inbreuk werd gemaakt op de auteursrechten van de Amerikaanse ontwerpers. Maar: pas als er naar Amerikaans recht auteursrecht op het stoelontwerp had gerust, zou volgens de reciprociteitsregel ook in de EU auteursrecht op de stoel rusten. Het HvJ EU oordeelde dat toepassing van deze reciprociteitstoets de harmonisatie van het auteursrecht in de interne markt ondermijnt bij gebreke van een EU-rechtelijke basis voor zo’n beperking.noot 24 Lidstaten dienen zich te houden aan de bescherming die het EU-recht biedt: iets is een ‘werk’ als het een ‘eigen intellectuele schepping’ van de maker is (ECLI:​EU:​C:​2009:465)noot 25 en ‘voldoende nauwkeurig en objectief identificeerbaar’ is (ECLI:​EU:​C:​2018:899).noot 26

Stoelen, kasten en kaasschaven

De term ‘eigen intellectuele schepping’ blijkt in de praktijk soms tamelijk vaag. Het houdt onder meer in dat een werk ‘oorspronkelijk’ moet zijn om voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking te komen. Maar wat betekent ‘oorspronkelijkheid’ precies? In verschillende zaken heeft het HvJ EU de toepassing hiervan op gebruiksvoorwerpen verduidelijkt (ECLI:​EU:​C:​2019:721 en ECLI:​EU:​C:​2020:461).noot 27 In de gevoegde zaken Mio/​Asplund en Konektra/​USM voor het HvJ EU, waarvan in mei de conclusie van A-G Szpunar verscheen (ECLI:​EU:​C:​2025:330), verzochten de Zweedse en Duitse rechters om nadere toelichting.noot 28

De A-G benadrukt in zijn conclusie de uiteen­lopende opvattingen per lidstaat, zoals in de recente beoordeling over auteursrechtelijke bescherming van Hermès-handtassen (toegewezen door de Franse rechter) en Birkenstock-sandalen (afgewezen door de Duitse rechter). In de aanhangige gevoegde zaken gaat het om auteursrechtelijke bescherming van een designertafel van Asplund in de ene zaak en het modulair meubelsysteem ‘USM Haller’ in de andere zaak. Welke koers het HvJ EU op wil gaan, en of er meer duidelijkheid gegeven kan worden, zal dit najaar moeten blijken. Vooralsnog geldt (nog steeds) dat i) auteursrechten en modelrechten naast elkaar kunnen bestaan, ii) er geen afzonderlijke of verzwaarde toets voor het toekennen van auteursrechtelijke bescherming aan gebruiksvoorwerpen bestaatnoot 29 en iii) oorspronkelijkheid inhoudt dat het ‘werk’ uitdrukking geeft aan vrije en creatieve keuzes die de persoonlijkheid van de maker weerspiegelen.noot 30 De A-G stelt voor dat voor de inbreukvraag moet worden vastgesteld of creatieve elementen van het beschermde werk op een herkenbare manier zijn overgenomen in het vermeend inbreukmakende voorwerp.noot 31

Hoewel de Nederlandse rechtspraktijk vergeleken met bijvoorbeeld de Duitse rechtspraktijk ruimhartiger is met het toekennen van auteursrechten op gebruiksvoorwerpen is het Boska in kort geding niet gelukt om auteursrechtelijke bescherming in te roepen op de vormgeving van haar kaasschaaf (ECLI:​NL:​RBMNE:​2024:4318).noot 32 Daarentegen was het ontwerp van de City Shopper-fietstas volgens voorlopig oordeel van de voorzieningen­rechter Den Haag wél auteursrechtelijk beschermd (ECLI:​NL:​RBDHA:​2025:5286).noot 33 Ook het ontwerp van een ‘biotensor’, een energetisch meetinstrument, haalde volgens de Haagse bodemrechter de auteursrechtelijke drempel (ECLI:​NL:​RBDHA:​2025:6146).noot 34

Daarnaast zijn er nieuwe procedures gevoerd over de Tripp Trapp-kinderstoel van Opsvik, waarvan Stokke de exclusieve producent is.noot 35 In een kort geding tegen Cybex, Babypark en Baby-Dump stelde Stokke dat de gedaagden met hun IRIS Chair inbreuk maken op de auteursrechten rustend op de Tripp Trapp-stoel (ECLI:​NL:​RBGEL:​2025:5090). De voorzieningen­rechter oordeelde dat de Tripp Trapp-stoel een auteursrechtelijk beschermd werk is dankzij de unieke ‘zwevende’ L-vorm en de wijze waarop het zitvlak en het voetenplateau in de schuine balken kunnen worden geplaatst. Die aspecten kwalificeren als ‘oorspronkelijk’.noot 36 Tevens oordeelde de voorzieningen­rechter dat de IRIS Chair deze auteursrechtelijk beschermde elementen had overgenomen en dat daarmee inbreuk is gepleegd.noot 37 Tegen Babypark en Baby-Dump wordt een verkoopverbod toegewezen. Tegen Cybex wordt een grens­over­schrijdend verbod opgelegd voor de EU-landen waarin zij actief is.

Auteursrecht op software

Naast productvormgeving kan ook software bescherming genieten onder het auteursrecht.noot 38 Dit was het onderwerp van een andere zaak voor het HvJ EU (ECLI:​EU:​C:​2024:887). Datel heeft software ontwikkeld waarmee, indien gekoppeld aan de Playstation, bepaalde beperkingen van de oorspronkelijke spellen omzeild kunnen worden. Sony (exclusief licentiehouder van Playstation) stelde dat gebruikers met deze zogenoemde ‘cheatcodes’ in de softwareproducten van Datel de aan haar spelletjes ten grondslag liggende programma’s op een wijze veranderen die in strijd is met het auteursrecht.noot 39

Het HvJ EU oordeelde in deze zaak echter dat hier geen sprake was van een ongeoorloofde reproductie, aangezien het programma van Datel gelijktijdig met het onderliggende spel van Sony gebruikt moet worden, maar niet een wezenlijk onderdeel daarvan wijzigt.noot 40 Kortom: er werd door Datel geen inbreuk gemaakt op auteursrechten van Sony.

Exclusieve rechten van uitgevers op perspublicaties

In zijn conclusie in de zaak-Meta (ECLI:​EU:​C:​2025:552) omschrijft A-G Szpunar de kwetsbare positie van uitgevers ten opzichte van grote onlineplatforms.noot 41 Artikel 15 DSM-richtlijnnoot 42 geeft uitgevers van perspublicaties daarom tweejarige exclusieve rechten (inhoudende het reproductierecht en openbaar­makingsrecht) voor het onlinegebruik van hun perspublicaties door ‘aanbieders van diensten van de informatiemaatschappij’, zoals onlineplatforms als Facebook. Verschillende lidstaten hebben nadere wetgevende maat­regelen genomen ten gunste van persuitgevers.

Een Italiaanse wet bepaalt dat uitgevers een billijke vergoeding moet worden betaald voor gebruik van hun perspublicaties. Meta, het bedrijf achter Facebook, vorderde nietigverklaring van deze Italiaanse regel omdat het in strijd zou zijn met artikel 15 DSM-richtlijn, dat geen rechten op vergoeding, maar slechts exclusieve rechten vastlegt. Ook de verenigbaarheid van deze maat­regelen met de artikelen 16 en 52 van het Handvestnoot 43 – over vrijheid van ondernemerschap en het evenredigheidsbeginsel – worden door Meta in twijfel getrokken.

De A-G is van mening dat, hoewel de rechten van persuitgevers ex artikel 15 DSM-richtlijn in wezen exclusieve en preventieve rechten zijn om toestemming te verlenen of te weigeren, de lidstaten bij de tenuitvoerlegging daarvan moeten beschikken over een ruime beoordelingsmarge.noot 44 De A-G overweegt dat aanvullende verplichtingen (zoals die in de Italiaanse wet) niet in strijd met artikel 15 DSM-richtlijn zijn, zolang deze geen afbreuk doen aan de aard van de in die bepaling vastgestelde rechten als exclusieve rechten van preventieve aard.noot 45

Ook in andere landen, zoals België, Frankrijk en Spanje, zijn reeds maat­regelen genomen die verder gaan dan alleen het vaststellen van het tweejarige exclusieve recht van persuitgevers op basis van artikel 15 DSM-richtlijn.noot 46 De definitieve uitspraak van het HvJ EU zal daarom voor regelgeving in alle lidstaten van groot belang zijn.

Mededeling aan het publiek

De auteursrechten op het dagboek van Anne Frank zijn al lange tijd onderwerp van geschil tussen het Anne Frank Fonds enerzijds en de Anne Frank Stichting c.s. anderzijds. In een eerdere procedure (ECLI:​NL:​RBAMS:​2015:9312) werd vastgesteld dat het Anne Frank Fonds tot 2037 auteursrechten heeft op bepaalde delen van het dagboek, terwijl in andere landen (waaronder België) de auteursrechten al in 2016 zijn vervallen.noot 47

De zaak die nu bij de Hoge Raad voorligt (ECLI:​NL:​HR:​2024:1263), draait om de vraag of de Anne Frank Stichting met haar onlinepublicatie van het Anne Frank dagboek (het ‘werk’) buiten Nederland – in zogenoemde publieke domeinlanden – inbreuk maakt op de auteursrechten van het Anne Frank Fonds binnen Nederland, omdat zij hiermee een ‘mededeling aan het publiek’ zou doen.noot 48 In de vorige Kroniek werd dit Europees geharmoniseerd begrip (zie artikel 3 lid 1 Auteursrechtrichtlijn) in detail behandeld.noot 49

De stichting hanteert vanuit België een geografische toegangsblokkering waardoor de website niet toegankelijk is vanaf een IP-adres in Nederland. Ook moeten gebruikers een verklaring afgeven vanuit welk land zij de website bezoeken alvorens zij toegang tot de website krijgen. Als zij aangeven de website vanaf Nederland te bezoeken, wordt de toegang geweigerd. Met VPN kan deze geoblocking worden omzeild. De vraag rijst of de stichting zich voldoende heeft ingespannen om dergelijke omzeilingen te voorkomen.

Aangezien over de juiste uitleg van de ‘mededeling aan het publiek’ binnen de context van deze zaak twijfel bestaat, is de Hoge Raad voornemens om prejudiciële vragen te stellen aan het HvJ EU. In de volgende Kroniek hopen we hierover te kunnen berichten.

Modellenrecht

Nieuwe EU-wetgeving

Het modellenrecht is op EU-niveau neergelegd in Richtlijn 98/​71/​EG inzake de rechts­bescherming van modellen en in Verordening (EG) nr. 6/​2002 betreffende Gemeenschapsmodellen (voorheen ‘GModVo’, thans ‘EUModVo’). In oktober 2024 werd het EU-wetgevingspakket voor hervorming van het modellenrecht aangenomen, bestaand uit de Herschikkingsrichtlijn en de Wijzigingsverordening.noot 50 Deze nieuwe wetgeving regelt vooral de modernisering van de huidige modellenwetgeving.

Dat blijkt bijvoorbeeld uit de ruimere definitie van het ‘model’: niet alleen fysieke objecten, maar ook digitale en bewegende ontwerpen kunnen als model beschermd worden (denk aan animaties). Daarnaast bepaalt artikel 19 lid 2 onder d EUModVo dat nu ook het creëren, downloaden en verspreiden van bestanden voor het 3D printen van een model onder het verbodsrecht valt. Zo zijn er nog meer bepalingen die het modellenrecht verder actualiseren, bijvoorbeeld voor reparatie en reserveonderdelen.

Modelrechtinbreuk

LEGO zorgt al jaren voor diverse rechtspraak op verschillende terreinen van het IE-recht.noot 51 Het IE-portfolio van LEGO omvat diverse modelrechten, merkrechten en auteursrechten. In de zaak tegen Wibra (ECLI:​NL:​RBDHA:​2024:18975) riep LEGO succesvol haar model- en merkrechten in tegen imitaties van haar Botanical Collection, een modulair bouwsysteem waarmee bloemfiguren gemaakt kunnen worden. Wibra bracht vergelijkbare producten op de markt onder de naam ‘Mini Block Flower Arrangement’ en ‘Mini Block Funny Animals’ en heeft onvoldoende gemotiveerd dat de bouwsteentjes van haar producten geen andere algemene indruk wekken bij de geïnformeerde gebruiker.noot 52 Van merkinbreuk was onder meer sprake omdat Wibra bij het aanprijzen van haar producten gebruikmaakte van de LEGO-merken in metatags, aldus de voorzieningen­rechter in Den Haag.noot 53

Merkenrecht

Niet-traditionele merken – vervolg

Een merk moet duidelijk en nauwkeurig zijn en onderscheidend vermogen hebben om als merk geregistreerd te kunnen worden.noot 54 Procedures over de geldigheid van een merk bereiken zelden het Hof van Justitie. Begin dit jaar kwam zo’n zaak wel bij de hoogste Europese rechter terecht (ECLI:​EU:​C:​2025:33). Het ging hier om de registratie van een ‘tactiel positiemerk’.

In de vorige Kroniek bespraken we al een aantal niet-traditionele merken.noot 55 Hoe zit dat met tactielenoot 56 merken? Neoperl diende een registratieaanvraag in voor een merk dat een cilindrisch sanitair inzetstuk voorstelt, met tastbare aspecten daaraan. De aanvrage werd afgewezen omdat die onvoldoende nauwkeurig zou zijn (artikel 7 lid 1 sub a jo. artikel 4 UMVo). Tegen die beslissing ging Neoperl in beroep. De Kamer van Beroep (de KvB) oordeelde dat de aanvraag juist onderscheidend vermogen miste (artikel 7 lid 1 sub b UMVo). Het Gerecht van de EU vernietigde de beslissing van de KvB omdat ten onrechte eerst aan artikel 7 sub b was getoetst, en niet eerst aan artikel 7 sub a (aan welk vereiste de aanvraag volgens het Gerecht ook niet voldeed). Het EUIPO (de KvB) stapt naar het HvJ EU met de stelling dat het Gerecht met deze zelfstandige uitspraak haar bevoegdheden overschrijdt. Het HvJ EU oordeelde dat er geen volgorde in het onderzoek van de verschillende weigeringsgronden bestaat en dat het Gerecht haar beoordelings­bevoegdheid inderdaad heeft overschreden door zelf uitspraak te doen over geldigheid van het merk. Dat behoort tot de bevoegdheden van de KvB.noot 57 De zaak wordt daarom terugverwezen.

Refererend merkgebruik

Het merkrecht kent haar grenzen. Zo mag een derde onder voorwaarden andermans merk ‘gebruiken’ om te verwijzen naar de toepassing of compatibiliteit van diens eigen product. Dit zogenoemde ‘refererend merkgebruik’ bespraken we al in de vorige Kronieknoot 58 en stond opnieuw centraal in een kort geding tussen LEGO en Betonblock (ECLI:​NL:​RBDHA:​2025:7003).

Betonblock, een producent van stalen mallen voor betonblokken met noppen, gebruikte het woord ‘LEGO’ (dan wel ‘lego’) veelvuldig en prominent op haar website om aan te duiden dat hun noppensysteem vergelijkbaar is met het systeem van LEGO. LEGO stelde dat Betonblock daarmee inbreuk maakt op haar LEGO-merken, door ongerecht­vaardigd voordeel uit de reputatie en bekendheid van de LEGO-merken te trekken dan wel afbreuk te doen aan het onderscheidend vermogen of reputatie van de LEGO-merken.noot 59 De voorzieningen­rechter oordeelde dat Betonblock de LEGO-merken in principe op een beschrijvende wijze mag gebruiken, maar dat dit gebruik ook haar begrenzingen kent in de manier en de mate waarmee zulke verwijzingen worden gebruikt. In dit geval luidde het voorlopig oordeel dat (het overvloedige) gebruik van Betonblock niet in overeenstemming met eerlijke gebruiken in nijverheid en handel was. Het verzochte inbreukverbod van Lego wordt daarom in beperkte vorm toegewezen.noot 60

Geweigerde merkrechten

De welbekende Rubik’s Cube werd in vorige Kronieken reeds besproken onder het auteursrecht.noot 61 Omdat het auteursrecht temporeel beperkt is (het geldt tot zeventig jaar na de dood van de maker) en het merkrecht potentieel oneindige bescherming biedt, is het voor bedrijven aantrekkelijk om een merkrecht te verkrijgen voor de visuele aspecten van een product. Dat probeerde ook het bedrijf achter de Rubik’s Cube met registratie van verschillende vormmerken voor de Rubik’s Cube. Bij (onder andere) vormmerken geldt echter dat de vorm niet nood­zakelijk mag zijn om een technische uitkomst te verkrijgen.noot 62

Het Hof van Justitie liet zich in 2016 al uit over de beoordeling van geldigheid van het vormmerk (ECLI:​EU:​C:​2016:849): er moet rekening worden gehouden met de niet-zichtbare technische elementen van de waar.noot 63 De betreffende vormmerkregistratie (nr. 162784, weergave zonder kleur) werd in 2019 (ECLI:​EU:​T:​2019:765) nietig bevonden omdat de vormgeving van de Rubik’s Cube technisch bepaald is.noot 64 In juli 2025 werden nog vier andere merkregistraties van de Rubik’s Cube (in kleur en met 2 x 2, 3 x 3, 4 x 4 en 5 x 5 blokjes) door het Gerecht afgewezen op dezelfde gronden (ECLI:​EU:​T:​2025:690; ECLI:​EU:​T:​2025:691; ECLI:​EU:​T:​2025:692 en ECLI:​EU:​T:​2025:693).noot 65 Daarmee valt opnieuw het doek voor merkrechtelijke bescherming van de Rubik’s Cube.

Recent heeft het Gerecht ook het beeldmerk dat verband houdt met een ander bekend product geweigerd (ECLI:​EU:​T:​2025:733). Rigo Trading, houdster van het merk HARIBO, diende een merkaanvraag in voor een tweedimensionale golvende rechthoek (ofwel de contouren van het HARIBO-beertje). Zowel de aanvraagbehandelaar als de Kamer van Beroep oordeelde dat het verzochte beeldmerk geen onderscheidend vermogen heeft.noot 66 Het Gerecht oordeelde onder meer dat Rigo onvoldoende heeft aangetoond dat het relevante publiek de golvende vormen zou herkennen als de lichaamsdelen van het HARIBO Goldbär gummybeertje en bevestigde het oordeel dat het teken onvoldoende onderscheidend vermogen heeft.noot 67

De auteurs zijn advocaat bij HOYNG ROKH MONEGIER te Amsterdam.