juridisch kronieken

Kroniek
Intellectueel eigendoms­recht

door Inez ten Brink & Nathalie Rodriguez Arigon
beeld Floris Tilanus

Voor u ligt de nieuwste Kroniek over het intellectueel eigendomsrecht. In deze Kroniek hebben wij een selectie gemaakt van de jurisprudentie en ontwikkelingen op het gebied van het octrooirecht, auteursrecht, modelrecht en merkenrecht over de periode juli 2023 tot juli 2024. Net als in de vorige Kroniek zullen wij bij de bespreking van de verschillende ontwikkelingen eerst ingaan op de betrokken (basis)beginselen. Aan bod komen onder meer de eerste beslissingen van het Unified Patent Court, de auteurs­rechtelijke bescherming van populair speelgoed en de vraag of het merk Big Mac normaal is gebruikt voor kipburgers van McDonald’s.

Octrooirecht

Geldigheid voor de Nederlandse rechter

Het octrooirecht verleent aan de octrooihouder een exclusief recht om anderen te verbieden de door hem geoctrooieerde uitvinding toe te passen. Uiteraard zijn er een aantal vereisten waaraan een octrooi moet voldoen.noot 1 Voldoet een octrooi niet aan die zogenaamde geldigheidsvereisten, dan is het octrooi nietig. De beschermingsomvang van een octrooi wordt bepaald door de conclusies, waarin de kenmerken van de uitvinding worden beschreven.

Inventiviteit

Veruit de meeste octrooigeschillen gaan over de vraag of een uitvinding inventief, dat wil zeggen niet voor de hand liggend is ten opzichte van de stand van de techniek. Tot de stand van de techniek behoort al hetgeen wat openbaar toegankelijk is gemaakt op het moment van de octrooiaanvrage. In de Nederlandse rechtspraak wordt bij de beoordeling van inventiviteit doorgaans de zogenaamde problem and solution approach toegepast. Daarbij wordt aan de hand van het document wat als de meest nabije stand van de techniek wordt gezien beoordeeld of de gemiddelde vakpersoon (een fictief persoon met expertise op het betreffende technische gebied) op een voor de hand liggende wijze de stand van de techniek zou aanpassen om tot de in het octrooi omschreven oplossing te komen, in de redelijke verwachting dat hij/​zij daarbij het voordeel van de uitvinding zou bereiken.

Een interessante uitspraak in dit verband is de beslissing van de rechtbank Den Haag in een nietigheidsprocedure die Sandoz had aangespannen tegen een octrooi van Bayer (ECLI:​NL:​RBDHA:​2023:16452). Dat octrooi ziet op een doseringsregime voor de behandeling van trombo-embolische aandoeningen met rivaroxaban, een antistollings­middel. Volgens dit doseringsregime mocht het tablet met rivaroxaban niet meer dan eenmaal per dag gedurende ten minste vijf opeenvolgende dagen worden toegediend. De rechtbank Den Haag wees de vorderingen van Sandoz af en oordeelde dat het octrooi inventief is ten opzichte van diverse eerder gepubliceerde documenten waarin de resultaten van fase I klinische studies met rivaroxaban (in gezonde proefpersonen) waren geopenbaard. Daaruit bleek dat rivaroxaban effectief werkt en veilig oraal kan worden toegediend in doseringen tot 30 milligram tweemaal daags. In één van die documenten werd weliswaar beschreven dat rivaroxaban een langdurig (12 uur en soms zelfs 24 uur) effect heeft, wat zou wijzen op de geschiktheid voor een eenmaal daags doseringsregime, maar de rechtbank vond de resultaten van die publicatie niet betrouwbaar, onder meer omdat het daarin beschreven klinische onderzoek maar onder acht proefpersonen was uitgevoerd. De rechtbank achtte wél van belang dat uit de overige publicaties was gebleken dat rivaroxaban een halfwaardetijd van vier tot zes uur heeft (dat wil zeggen dat de hoeveelheid van het geneesmiddel in het bloed na vier tot zes uur is gehalveerd), en dat over het algemeen werd aangenomen dat een stof iedere een tot twee halfwaardetijden moet worden toegediend om effectief te blijven in het menselijk lichaam. De vakpersoon zou dus eerder twee- of driemaal daagse doseringen onderzoeken, aldus de rechtbank, waardoor het niet voor de hand lag om rivaroxaban slechts eenmaal daags toe te dienen.noot 2

Plausibiliteit

In de vorige Kroniek Intellectueel eigendomsrecht beschreven wij dat de Grote Kamer van Beroep (of de GKvB) van het Europees Octrooibureau (het ‘EOB’, de instantie die verantwoordelijk is voor de verlening van Europese octrooien) zich in maart 2023 heeft uitgelaten over de plausibiliteitstoets (G2/​21). Deze toets vereist dat het technische effect waarop de octrooihouder een beroep doet plausibel moet zijn gemaakt in de octrooiaanvrage. Als dat technische effect niet plausibel is gemaakt, dan mag dat effect niet zonder meer worden meegenomen in de inventiviteitsbeoordeling en zal een octrooi doorgaans inventiviteit ontberen. Volgens de GKvB is voor de vraag of er een beroep kan worden gedaan op een bepaald technisch effect van doorslaggevend belang of een vakpersoon op basis van de octrooiaanvrage zoals ingediend en zijn/​haar algemene vakkennis het geclaimde technische effect zou afleiden als zijnde omvat door de technische leer en belichaamd door dezelfde oorspronkelijk geopenbaarde uitvinding.noot 3

In een tweetal uitspraken gaf de Nederlandse rechter invulling aan deze toets van de GKvB. Zowel het gerechtshof Den Haag (ECLI:​NL:​GHDHA:​2023:1593) als de rechtbank Den Haag (ECLI:​NL:​RBDHA:​2023:14813) legde in kortgedingprocedures uit dat de toets uit G2/​21 niet altijd vereist dat in de octrooiaanvrage bewijs (bijvoorbeeld experimentele onderzoeksresultaten) is opgenomen dat het gestelde technische effect zich daadwerkelijk voordoet of dat dit in de aanvrage aannemelijk wordt gemaakt. Voldoende is dat uit de octrooiaanvrage afleidbaar is dat het gestelde technische effect door de technische leer daarvan wordt omvat en daarin dezelfde geopenbaarde uitvinding belichaamt. Als daarvan sprake is, dan kan de octrooihouder een beroep doen op post-published evidence (bewijs dat is gepubliceerd na de indieningsdatum van een octrooiaanvrage) ter ondersteuning van het gestelde technische effect.noot 4

In de hiervoor genoemde inbreukprocedure voor de kortgedingrechter van de rechtbank Den Haag tussen octrooihouder Grünenthal en vermeend inbreukmaker Teva verweerde Teva zich door te stellen dat het technische effect waarop Grünenthal een beroep deed niet mocht worden meegenomen bij de inventiviteitsbeoordeling. Volgens Teva was het effect dat door de geclaimde farmaceutische samenstellingen zou worden bewerkstelligd niet over de volle breedte van de conclusie afleidbaar uit de aanvrage. Zij stelde met name dat het niet voldoende is om van slechts één farmaceutische formulering die binnen de conclusie valt bewijs te laten zien. De kortgedingrechter ging hier niet in mee en overwoog dat het klinische bewijs dat wél was opgenomen in de octrooiaanvrage ten aanzien van die formulering liet zien dat het technische effect wordt bereikt met die formulering. Dat was voor de kortgedingrechter voldoende; het was in het betreffende kort geding niet nodig om bewijs te leveren over de volle breedte van de conclusie. Van doorslaggevend belang voor dit oordeel was het feit dat Teva geen tegenbewijs had aangeleverd.noot 5 Als gevolg hiervan faalde de nietigheidsaanval van Teva en werd aan haar een (voorlopig) inbreukverbod opgelegd.

De eerste beslissingen van het Unified Patent Court in (voorlopige) inbreukprocedures

Het Unified Patent Court (of UPC) is een instelling voor EU-lidstaten die de UPC Agreement hebben geratificeerd. Het gerecht is bevoegd om nietigheids- en inbreukzaken te behandelen voor zowel Europese octrooien (nationale octrooien die voor staten die partij zijn bij het Europees Octrooiverdrag zijn verleend) als voor unitaire octrooien die voor het gehele UPC-territoir zijn verleend. Met één beslissing kan er een verbod voor het gehele UPC-territoir worden uitgevaardigd of kan een octrooi voor het gehele territoir worden vernietigd.

Het UPC is sinds 1 juni 2023 operationeel. Er wordt volop geprocedeerd bij het UPC en inmiddels zijn ook de eerste inhoudelijke beslissingen gewezen.

Het UPC heeft in verschillende inbreukprocedures een oordeel gegeven over de gestelde octrooi-inbreuk. Zo legde de Local Division Düsseldorf slechts drie weken na de start van het UPC al een ex parte inbreukverbod in vier UPC-lidstaten op aan Revolt Zycling, op vordering van octrooihouder myStromer (UPC_CFI_177/​2023). In die zaak ging het om een (onderdeel van een) elektrische fiets die nog niet op de markt was, maar al wel op de beurs Eurobike 2023 in Frankfurt werd gepresenteerd. Het opgelegde ex parte verbod werd versterkt met een dwangsom van ten hoogste EUR 250.000 voor iedere overtreding van het verbod.noot 6

Nadat het ex parte vonnis was betekend aan de stand van Revolt Zycling bleef de stand nog tweeënhalf uur open en kon men tot de volgende dag nog een testrit met de fiets op de stand boeken via Instagram. Vervolgens werd de inbreukmakende fiets nogmaals door een distributeur gepresenteerd op een evenement dat in september in Duitsland plaatsvond. De Local Division Düsseldorf vond dat deze handelingen ertoe hadden geleid dat Revolt Zycling het ex parte verbod had overtreden en legde aan laatstgenoemde een dwangsom op van EUR 26.500.noot 7 Opvallend is dat dwangsommen bij het UPC toekomen aan het UPC zelf,noot 8 en niet aan de partij die om de oplegging van een dwangsom heeft verzocht (zoals bij de Nederlandse rechter het geval is).

In een geschil tussen 10x Genomics en NanoString (UPC CFI 2/​2023) legde de Local Division München op 19 september 2023 in kort geding een (voorlopig) verbod op aan NanoString om inbreuk te maken op één van de octrooien die 10xGenomics had ingeroepen. De UPC-rechter zette in deze zaak voor het eerst het juridische kader uiteen voor de beoordeling van een inbreukvordering in kort geding. De volgende aspecten spelen daarbij een rol: i) is er sprake van inbreuk op het octrooi (waarbij ‘een hoge mate van waarschijnlijkheid’ als maatstaf geldt); ii) de geldigheid van het octrooi (is het meer waarschijnlijk dan niet dat het octrooi geldig is?); iii) de spoedeisendheid van een voorlopige maatregel, waarbij tevens rekening wordt gehouden met de schade die beide partijen zullen lijden als gevolg van de oplegging van een maatregel dan wel instandhouding van de status quo en iv) een afweging van de belangen van partijen.noot 9

In hoger beroep draaide het Court of Appeal van het UPC het voorlopige verbod terug (UPC_CoA_335/​2023), omdat het Court of Appeal het meer waarschijnlijk dan niet achtte dat het octrooi niet inventief is.noot 10 In zijn oordeel ging het Court of Appeal ook in op de wijze waarop een vermeende inbreuk op een octrooi dient te worden beoordeeld. Dat dient te worden gedaan aan de hand van de maatstaf uit artikel 69 Europees Octrooiverdrag. Het Court of Appeal benadrukte in dit verband dat een octrooiconclusie niet slechts dient te worden geïnterpreteerd aan de hand van de strikte letterlijke betekenis van de bewoordingen van de conclusie. Een octrooiconclusie dient altijd te worden geïnterpreteerd in het licht van de beschrijving en tekeningen uit het octrooi, en niet slechts in een situatie waarin sprake is van een dubbelzinnigheid in de octrooiconclusie.noot 11

Voorts dient een kenmerk uit een octrooiconclusie altijd te worden geïnterpreteerd in het licht van de gehele octrooiconclusie,noot 12 zo oordeelde het Court of Appeal in een ander geschil tussen VusionGroup en Hanshow (UPC_CoA_1/​2024).

Ten slotte is de beslissing van de Local Division München in een inbreukprocedure in kort geding tussen Dyson en SharkNinja (UPC_CFI_443/​2023) interessant. Daarin oordeelde de UPC-rechter in eerste aanleg dat er in een inbreukprocedure in kort geding geen ruimte is voor een beoordeling van alle nietigheidsaanvallen van de gedaagden. Zij dienen een selectie te maken van hun drie beste nietigheidsaanvallen.noot 13

Auteursrecht

Het werkbegrip

Het auteursrecht verleent de maker van een werk of diens rechtsverkrijger exclusieve rechten met betrekking tot de exploitatie van dat werk. Een werk wordt door de Auteurswet beschreven als een ‘werk van letterkunde, wetenschap of kunst’noot 14 en betreft in het algemeen ieder voortbrengsel op dat gebied, ‘op welke wijze of in welken vorm het ook tot uitdrukking zij gebracht’.noot 15

Het werkbegrip is Europees geharmoniseerd. Een vereiste voor het ontstaan van een auteursrecht is volgens het Hof van Justitie van de EU (HvJ EU) dat het werk een eigen intellectuele schepping van de maker is.noot 16 In de praktijk betekent dit dat een werk het resultaat moet zijn van menselijke schepping en dat daarbij creatieve keuzes zijn gemaakt. Wanneer bepaalde onderdelen van een werk in overwegende mate technisch en/​of functioneel bepaald zijn, is daarin weinig tot geen ruimte voor dergelijke creatieve keuzes.

Deze open omschrijving van het werkbegrip leidt ertoe dat uiteenlopende producten auteursrechtelijk beschermd kunnen zijn,noot 17 zoals ook (de vormgeving van) speelgoed. Als een auteursrechtelijk beschermd product een succesvol product blijkt te zijn, willen andere marktspelers daar ongetwijfeld een graantje van meepikken. Maar waar ligt de grens tussen ergens inspiratie uit halen en auteursrechtinbreuk plegen?

Auteursrechtelijk beschermd werk en inbreuk

In de zaak tussen Spin Master en Goliath (ECLI:​NL:​GHARL:​2023:7632) oordeelde het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden voor de tweede keer dat de welbekende Rubik’s cube slechts in beperkte mate auteursrechtelijke bescherming geniet, omdat deze zich niet uitstrekt tot de driedimensionale geometrische vorm en het spelconcept die aan de Rubik’s cube ten grondslag liggen. Dat komt doordat de driedimensionale geometrische vorm van de kubus in grote mate technisch en functioneel bepaald is, waardoor belet wordt dat de maker op dat gebied creatieve keuzes maakt. Ook mag het idee van een geometrische vorm niet worden gemonopoliseerd ten koste van de technische vooruitgang en industriële doorontwikkeling van deze geometrische vorm door andere ondernemingen.noot 18 Voor tijdelijke monopolisering van technische oplossingen bestaat nou juist het octrooirecht (met de bijbehorende vereisten).

Datgene wat wél aan de Rubik’s cube beschermd is (de breedte, kleur en dikte van de ‘grid’ samen met de specifiek gekozen kleurvlakken),noot 19 werd volgens het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden in de Nexcube van Goliath niet overgenomen. Daardoor is er onvoldoende overeenstemming in de totaalindrukken tussen de Rubik’s cube en de Nexcube. Goliath pleegt daarom geen auteursrechtinbreuk, zo concludeerde het hof.noot 20

In een geschil tussen Seven Towns en Boti en Toi-Toys (ECLI:​NL:​RBOBR:​2023:5566) boog de rechtbank Oost-Brabant zich over de vraag of inbreuk werd gemaakt op een ander type speelgoed: de Doctor Squish Squishy Maker (ook wel: ‘Squishy Maker’) van Seven Towns en Boti (ST&B). Met dit award-winnende speelgoed kunnen gebruikers zelf knijpspeeltjes (‘squishies’) maken. Volgens de rechtbank voldoet het geheel van elementen van de Squishy Maker aan de toets van het werkbegrip en kwalificeert het daarmee in de gehele EU als auteursrechtelijk beschermd werk. Dat de Squishy Maker enkele functionele kenmerken bezit, doet daar niet aan af. De rechtbank oordeelde dat Toi-Toys auteursrechtelijk beschermde elementen van de Squishy Maker, zoals de vormgeving en kleurstelling, in haar eigen product (de ‘Squishy Factory’) heeft nagebootst, met als gevolg dat sprake is van auteursrechtinbreuk. Daarnaast oordeelde de rechter dat Toi-Toys op ontoelaatbare wijze heeft willen meeliften op het succes van ST&B, waardoor ook sprake is van slaafse nabootsing (over welk leerstuk straks meer). De Squishy Factory moest uit de handel worden gehaald, waaronder uit de schappen van winkelketen Action.noot 21

Ten slotte rees in de zaak tussen een geanonimiseerde schrijver en Universal Studios (ECLI:​NL:​RBAMS:​2023:7235) de vraag of Universal met haar bioscoopfilm Yesterday inbreuk maakt op het eerder online gepubliceerde (korte) verhaal van eiser, dat auteursrechtelijke bescherming geniet. In beide werken gaat het om een onsuccesvolle muzikant in een wereld waarin de Beatles nooit hebben bestaan. De rechtbank oordeelde dat geen sprake is van auteursrechtinbreuk omdat de climax en verhaallijnen van beide werken op belangrijke punten verschillen. Zodoende werd geconcludeerd dat de totaalindrukken van het verhaal van eiser en de film van Universal voldoende van elkaar verschillen.noot 22

Openbaar maken

De kern van het auteursrecht is dat de maker het exclusieve recht heeft om zijn werk te verveelvoudigen en openbaar te maken.noot 23 Openbaar maken houdt in dat een werk ter beschikking komt van of toegankelijk is voor het publiek. Dit kan op materiële wijze (door het in het verkeer brengen van een stoffelijk voorwerp waarin het werk is vastgelegd, zoals een boek of dvd) of op immateriële wijze (zoals de uitvoering van een muziekstuk of het uitzenden of via internet ter beschikking stellen van een film).

Mededeling aan het publiek

De immateriële openbaar­making ‘op afstand’ wordt ook wel een mededeling aan het publiek genoemd. De mededeling aan het publiek is een Europees geharmoniseerd begrip uit de Auteursrechtrichtlijn,noot 24 waaraan een ruime betekenis toekomt. Het begrip omvat iedere mededeling die aan een niet op de plaats van oorsprong van de mededeling aanwezig publiek wordt gedaan (een ‘nieuw publiek’), en strekt zich uit tot elke (weder)doorgifte van een werk aan het publiek, per draad of draadloos, met inbegrip van (televisie)uitzendingen.noot 25

Ook het afgelopen jaar werd er weer volop geprocedeerd over de reikwijdte van dit begrip. In deze Kroniek zullen wij twee recente beslissingen van het HvJ EU bespreken, waarin het HvJ EU het mededelingsbegrip – in lijn met eerdere rechtspraak – zeer ruim interpreteerde.

In een geschil tussen Citadines en MPLC (ECLI:​EU:​C:​2024:28) oordeelde het HvJ EU dat het vertonen van een aflevering uit de televisieserie Wickie und die starken Männer via televisietoestellen in hotelkamers en de fitnessruimte van een hotel via een eigen kabeldistributienetwerk kwalificeert als een mededeling aan het publiek.noot 26 Citadines meende dat zij de uitzendingen van de openbare televisiezender ter beschikking mocht stellen aan haar gasten, omdat zij beschikt over een licentie voor doorgifte via de kabel. Volgens het HvJ EU is de licentieovereenkomst tussen Hotel Citadines en de collectieve beheersorganisatie MPLC echter irrelevant voor de vraag of de betreffende doorgiften een mededeling aan het publiek vormen. Waarschijnlijk kan daarmee wel worden vastgesteld of de auteursrechthebbende toestemming heeft verleend voor de mededeling, maar dat is aan de nationale rechter om te beoordelen.noot 27 Ook het feit dat niet Citadines maar hotelgasten zelf de televisietoestellen aanzetten, is irrelevant nu het erom gaat of het werk voor het publiek toegankelijk is.noot 28

In GEMA/​GL (ECLI:​EU:​C:​2024:526) beantwoordde het HvJ EU de vraag of GL, een exploitant van een appartementsgebouw, een mededeling aan het publiek deed door in haar achttien huurappartementen televisietoestellen beschikbaar te stellen die zijn uitgerust met een kamerantenne waarmee zonder verdere tussenkomst signalen en uitzendingen kunnen worden ontvangen (waaronder muziek). Het HvJ EU heeft eerder geoordeeld dat het louter beschikbaar stellen van fysieke installaties als zodanig geen mededeling aan het publiek in de zin van de Auteursrechtrichtlijn vormt, maar dat het doorgeven van een signaal door middel van televisietoestellen door een hotel aan de gasten die in de kamers verblijven, wel een mededeling aan het publiek vormt, ongeacht de gebruikte techniek waarmee het signaal wordt doorgegeven.noot 29 Het HvJ EU oordeelde dat de handelwijze van GL een weloverwogen interventie is om haar huurders toegang te verschaffen tot uitzendingen in de gehuurde appartementen. Het HvJ EU achtte daarbij niet van belang of de huurder daadwerkelijk gebruikmaakte van de mogelijkheid om signalen en uitzendingen te ontvangen.noot 30 Om van een mededeling aan het publiek te spreken, is echter volgens het HvJ EU wel vereist dat het publiek een bepaalde de-minimisdrempel haalt (een te klein of onbeduidend aantal betrokkenen valt niet onder het begrip), en dat dit een ‘nieuw publiek’ is. Daarvan kan bijvoorbeeld sprake zijn in het geval van een toeristische accommodatie met veel wisselende huurders.noot 31

Modelrecht

Prioriteit en openbaar­making

Voor een geregistreerd of ongeregistreerd Gemeenschapsmodel (of een geregistreerd Beneluxmodel) vereist de Gemeenschapsmodellenverordeningnoot 32 (en het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom) dat het model nieuw is en een eigen karakter heeft.noot 33 Indien een model daar niet aan voldoet, kan de nietigheid daarvan worden ingeroepen.noot 34 Het Europese modelrecht kent een zogenaamde ‘grace period’, wat inhoudt dat binnen twaalf maanden na openbaar­making van een model nog registratie door de ontwerper of diens rechtverkrijgende mag plaatsvinden zonder dat dit afbreuk doet aan het eigen karakter of de nieuwheid van het model.noot 35

In een geschil tussen Puma en Van Hilst (ECLI:​EU:​T:​2024:147) riep Van Hilst de nietigheid in van het Gemeenschapsmodel dat in juli 2016 door Puma was geregistreerd voor een specifiek model schoenen. Volgens Van Hilst had het model geen eigen karakter, omdat Puma het model al eerder openbaar had gemaakt. Ter onderbouwing hiervan had Van Hilst (onder meer) screenshots van Instagramposts van Rihanna uit december 2014 overgelegd (die ruim 300.000 likes hadden), waarop te zien was dat zij de schoenen draagt waarop de modelregistratie ziet.noot 36 De Kamer van Beroep van het EUIPO concludeerde dat het model hiermee was geopenbaard vóór de ingang van de grace period. Puma ging tevergeefs in beroep tegen dit oordeel bij het Gerecht; laatstgenoemde instantie ging mee in het oordeel van de Kamer van Beroep van het EUIPO en verwierp het beroep.noot 37

In de KaiKai-zaak (ECLI:​EU:​C:​2024:172) stond de ingeroepen prioriteit ter discussie. Op 24 oktober 2018 deed KaiKai bij het EUIPO een meervoudige aanvraag tot inschrijving van twaalf gemeenschapsmodellen, waarbij zij voor alle modellen voorrang had ingeroepen van een internationale aanvrage voor een gebruiksmodel. Een gebruiksmodel is een model op een gebruiksvoorwerp met nieuwe kenmerken die bepalend zijn voor het verkrijgen van een technische vernieuwing, en is dus in bepaalde opzichten vergelijkbaar met een octrooi. In Nederland kennen wij geen (separate) bescherming voor gebruiksmodellen.noot 38 De internationale aanvrage was op 26 oktober 2017 middels het Patent Cooperation Treaty (PCT)-systeem ingediend, een systeem waarmee in één keer een gebruiksmodel of octrooi kan worden aangevraagd in een groot aantal landen. KaiKai deed echter een aanvraag tot inschrijving van twaalf gemeenschapsmodellen. Op grond van artikel 41(1) GModVo kan de voorrang voor een gemeenschapsmodel gedurende zes maanden na indiening van een eerdere aanvrage worden ingeroepen. KaiKai had dus tot 26 april 2018 de tijd om haar modelaanvrage in te dienen. KaiKai meende echter dat zij twaalf maanden de tijd had op grond van artikel 4(2)(C)(1) Verdrag van Parijs voor octrooien en gebruiksmodellen. Het HvJ EU kwam in deze zaak tot de conclusie dat de GModVo en het Verdrag van Parijs (dat geen rechtstreekse werking heeft in de Unie)noot 39 niet toestaan dat aanspraak wordt gemaakt op voorrang op basis van een internationale PCT-aanvrage bij de indiening van een latere modelaanvraag binnen een termijn van twaalf maanden, ongeacht of de PCT-aanvrage betrekking heeft op een gebruiksmodel of octrooi.noot 40

Techniekexceptie

De techniekexceptie binnen het modelrecht houdt in dat geen rechten worden toegekend aan uiterlijke kenmerken van een voortbrengsel die uitsluitend door de technische functie ervan worden bepaald.noot 41 Het modelrecht geldt eveneens niet voor de uiterlijke kenmerken van een voortbrengsel die noodzakelijkerwijs in precies dezelfde vorm en afmetingen gereproduceerd moet worden om het mechanisch met een ander voortbrengsel te kunnen verbinden of erin te kunnen plaatsen (denk aan reserveonderdelen).noot 42

Daarvoor geldt wel een uitzondering: modellen als verbindingsstukken binnen een modulair systeem kunnen onder voorwaarden wél worden beschermd.noot 43 Een modulair systeem is een systeem waarin meerdere met elkaar verwisselbare delen gecombineerd kunnen worden en waarbinnen een ‘modulair verbindingsstuk’ (zoals een Legoblokje) volgens deze uitzondering modelbescherming kan krijgen.noot 44 In een procedure tussen Lego en Delta Sport voor het Gerecht van de EU riep Lego de modulaire exceptie van artikel 8(3) GModVo in (ECLI:​EU:​T:​2024:22); de procedure is een vervolg op de Lego-zaak uit 2021.noot 45 Delta Sport stelde in de procedure voor het Gerecht dat de bewijslast ten aanzien van de nieuwheid en het eigen karakter van het modulaire systeem op Lego zelf rustte, aangezien zij een beroep deed op de uitzondering (de modulaire exceptie). Het Gerecht ging hier niet in mee en oordeelde dat de bewijslast ten aanzien van de (on)geldigheid van het model in dit geschil bij Delta Sport lag.noot 46

Slaafse nabootsing

Slaafse nabootsing is een apart rechtsfiguur, die niet of nauwelijks internationaal is geharmoniseerd. Naar Nederlands recht is het gebaseerd op de onrechtmatige daad uit artikel 6:162 BW. In beginsel is nabootsing van een product dat niet door een intellectueel eigendomsrecht wordt beschermd, toegestaan. De grens wordt echter bereikt wanneer door die nabootsing verwarring bij het publiek te duchten is. De ‘nabootser’ heeft een verplichting om bij het nabootsen alles te doen wat redelijkerwijs mogelijk en nodig is om te voorkomen dat er gevaar voor verwarring ontstaat, zonder afbreuk te doen aan de deugdelijkheid of bruikbaarheid van het product. Doet de nabootser dit niet, dan is de veroorzaakte nodeloze verwarring een vorm van oneerlijke mededinging, waartegen met een vordering op basis van onrechtmatige daad kan worden opgetreden.

In een geschil tussen HEMA enerzijds en Lidl en Delta-Sport anderzijds (ECLI:​NL:​GHARL:​2023:8252) oordeelde het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, net als de voorzieningenrechter in eerste aanleg, dat het letterkrat van de HEMA geen auteursrechtelijk beschermd werk is.noot 47 Met het zeer vergelijkbare letterkrat van Lidl kon dus geen auteursrechtinbreuk worden gepleegd. Desalniettemin was hier volgens het hof wél sprake van slaafse nabootsing. Het door HEMA ontwikkelde kratje waarop afzonderlijk verkochte letters geplaatst kunnen worden, heeft namelijk een ‘eigen gezicht’ op de relevante markt. Het hof stelde vast dat het Lidl-letterkrat op nagenoeg alle punten, met uitzondering van de bodem, een kopie is van het HEMA-letterkrat, met als gevolg dat Lidl niet aan haar verplichting heeft voldaan om verwarring te voorkomen en zich schuldig maakt aan slaafse nabootsing.noot 48

Merkenrecht

Onderscheidend vermogen

Een essentieel vereiste voor de verkrijging van een geldig merkrecht is dat het merk onderscheidend vermogen heeft. Indien een merk elk onderscheidend vermogen mist (bijvoorbeeld omdat het merk volledig beschrijvend is voor de waren of diensten waarvoor het merk is ingeschreven, zoals ‘Groenteman Amsterdam’ voor een groentezaak in Amsterdam), is het merkrecht nietig.noot 49 De mate van onderscheidend vermogen kan na verloop van tijd veranderen, en wordt altijd beoordeeld in relatie tot de betrokken waren of diensten en de perceptie van het relevante publiek. Een merk kan door gebruik ervan alsnog onderscheidend vermogen verkrijgen (denk bijvoorbeeld aan ‘Holland Casino’).noot 50

Samengestelde merken

Bij het Gerecht van de EU (ECLI:​EU:​T:​2023:783) lag de vraag voor of het geweigerde merk ‘bet365’ voor uiteenlopende waren en diensten in de klassen 9, 16, 28, 35, 36, 38, 41 en 42 (onder andere voor onlinegokdiensten) onderscheidend vermogen heeft. Het Gerecht volgde het oordeel van de Kamer van Beroep dat de onderdelen ‘bet’ en ’365’ door het relevante publiek worden opgevat als ‘elke dag van het jaar gokken’, waardoor dit teken onderscheidend vermogen mist voor gokdiensten.noot 51 De specifiek gekozen kleurstelling (wit-geel-groen) als onderdeel van het merk bracht geen verandering in dat oordeel, nu de kleurkeuze als decoratief wordt bestempeld.noot 52 Het merk werd wel onderscheidend geacht voor sommige niet-gokgerelateerde waren en diensten.noot 53

Niet-traditionele merken

Binnen het merkenrecht is het mogelijk om een specifieke kleur of vorm als merk te registreren. Makkelijk is dat niet. Woord- en beeldmerken (bijvoorbeeld in de vorm van logo’s) worden over het algemeen sneller als merk gepercipieerd dan vorm- of kleurmerken. Het gebruik van kleur wordt vaak als decoratief gezien, en niet zo snel als herkomstaanduiding.noot 54

In een langlopend geschil tussen Lidl en MHCS stond het oranje kleurmerk van MHCS, gebruikt voor champagne van Veuve Clicquot, ter discussie (ECLI:​EU:​T:​2024:152). Het Gerecht van de EU stond voor de vraag of het kleurmerk onderscheidend vermogen had verkregen. Omdat een kleur in beginsel geen onderscheidend vermogen bezit, moet de verkrijging daarvan door gebruik in de gehele EU worden aangetoond.noot 55 Elementen die daarbij meespelen, zijn onder andere enquêtes, marktonderzoeken en verklaringen van beroepsorganisaties of het gespecialiseerd publiek (als direct bewijs); het marktaandeel verkregen met het merk; hoe intensief, geografisch verspreid en voor welke duur het merk is gebruikt; de investeringen gedaan in promotie van het merk enzovoort.noot 56 Het Gerecht heeft de zaak terugverwezen naar het EUIPO om te beoordelen of het merk daadwerkelijk onderscheidend vermogen heeft verkregen in de periode tussen 1998 (de inschrijfdatum) en 2015 (de start van de nietigheidsprocedure), hetgeen nog niet was beoordeeld door de Kamer van Beroep van het EUIPO.noot 57

Een ander niet-traditioneel merk dat bij het Gerecht van de EU ter beoordeling lag, was het ‘speelgoedfiguurtje met nopje op het hoofd’ van Lego (ECLI:​EU:​T:​2023:780; ECLI:​EU:​T:​2023:781), waarvan BB de nietigheid inriep. BB deed een tevergeefs beroep op zowel de aard- als de techniekexceptie van het merkenrecht.noot 58 De aardexceptie houdt in dat een vorm die door de aard van de waar wordt bepaald niet als merk geregistreerd kan worden; de techniekexceptie houdt in dat een vorm die noodzakelijk is om een technische uitkomst te verkrijgen niet als merk geregistreerd kan worden. Het Gerecht ging niet mee in het betoog van BB en oordeelde dat er voldoende ontwerpvrijheid voor het Legofiguurtje bestond.noot 59

Naast kleur- en vormmerken bestaan er ook positiemerken. Een positiemerk is de specifieke wijze waarop het merk op de waren wordt geplaatst of aangebracht (zoals het blauwgekleurde voorwiel van de Swapfiets of de positionering van de drie strepen op een Adidas-schoen).noot 60

In de zaak-Van Haren/​Airwair (C 2022/​15) stond het gele stiksel van de Dr. Martens schoen als positiemerk ter discussie. Wanneer het relevante publiek een bepaald teken, zoals het gele stiksel bij de Dr. Martens schoen, als herkomstaanduiding percipieert, kan een aanvankelijk niet (zeer) onderscheidend merk als een positiemerk toch onderscheidend vermogen verkrijgen. Het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom oordeelde dat dit bij het gele stiksel van Dr. Martens het geval was. Bij het Benelux Gerechtshof waren ze minder overtuigd: met haar bewijsstukken voor inburgering had Airwair volgens het Benelux Gerechtshof alleen onderscheidend vermogen aangetoond voor enkele verschijningsvormen van de schoen. De bewijs­stukken toonden vooral het gebruik van het gele stiksel op een donkere laars, met als gevolg dat werd geoordeeld dat inburgering dan ook alleen daarvoor was aangetoond. Het Benelux Gerechtshof achtte het onvoldoende overtuigend bewezen dat het positiemerk ook was ingeburgerd voor (licht)gekleurde laarzen, waardoor het merk ten aanzien van die waren nietig zou zijn. Nu partiële nietigheid in het merkenrecht niet bestaat,noot 61 werd het merkrecht in zijn geheel nietig verklaard.noot 62

Ten slotte is nog een ander niet-traditioneel merk denkbaar: het geluidsmerk. Porsche heeft geprobeerd om het geluid van een optrekkende motor als merk voor voertuigen te registreren bij het EUIPO (R1900/​2023-5). Tegen de weigering van die inschrijving is Porsche tevergeefs in beroep gegaan. De Kamer van Beroep oordeelde dat het publiek dit geluid niet als herkomstaanduiding percipieert en het geluid daarom onderscheidend vermogen mist.noot 63

Refererend merkgebruik

Het merkenrecht verschaft een merkhouder het exclusieve recht om het merk te gebruiken. Dit recht kan onbeperkt worden verlengd. Dit exclusieve recht is echter niet onbegrensd; derden moeten in bepaalde gevallen wel aan een merk kunnen refereren.

In Noblesse/​Jiskefet (ECLI:​NL:​HR:​2023:1484) oordeelde de Hoge Raad – in lijn met het oordeel van het gerechtshof Amsterdamnoot 64 – dat de niet aan Jiskefet gelieerde uitgeverij Noblesse geen merkinbreuk pleegt met haar ‘Jiskefet Encyclopedie’. Noblesse gebruikt het woord namelijk niet als merk, maar als titel van een informatief boek over het gelijknamige televisieprogramma. Jiskefet stelde dat het gerechtshof Amsterdam ten onrechte niet had getoetst aan artikel 2.23(1) BVIE. Die bepaling schrijft voor dat refererend merkgebruik volgens eerlijke gebruiken in nijverheid en handel moet plaatsvinden. De Hoge Raad kwam tot de conclusie dat als van merkinbreuk überhaupt geen sprake is, de beperkende bepaling van artikel 2.23 BVIE (welke voorschrijft dat refererend merkgebruik is toegestaan) niet alsnog ervoor kan zorgen dat de inbreukvordering wordt toegewezen, omdat die bepaling tot doel heeft om de rechten van de merkhouder te beperken en niet om deze uit te breiden.noot 65

Het is een derde dus niet verboden om in het economische verkeer gebruik te maken van andermans merk, wanneer dit nodig is om de bestemming van een product of dienst (met name als accessoire of onderdeel) aan te geven. Zo heeft mobiel- en internet­provider Buongiorno gebruikgemaakt van het ZARA-merk ter promotie van een giftcard-verloting voor de betreffende kledingwinkel (ECLI:​EU:​C:​2024:17). Het HvJ EU moest beoordelen of deze verwijzing voldoet aan de vereisten voor refererend merkgebruik in de zin van artikel 14 van de Merkenrichtlijn. Deze exceptie was restrictiever neergelegd in de oude Richtlijnnoot 66 dan in de nieuwe Richtlijn.noot 67 De campagne van Buongiorno dateert uit 2010, met als gevolg dat het refererend merkgebruik beoordeeld moest worden aan de hand van de oude Richtlijn. Daartoe moest de vraag worden beantwoord of het gebruik van het ZARA-merk in het economische verkeer nodig was volgens de eerlijke gebruiken in nijverheid en handel.noot 68 De feitenrechter, waarnaar de zaak is verwezen, zal zich over deze vraag buigen.

Ten slotte doet refererend merkgebruik zich ook voor bij reserveonderdelen, bijvoorbeeld in de auto-industrie. In een geschil tussen Audi en GQ (ECLI:​EU:​C:​2024:76) moest het HvJ EU beoordelen of het aanbieden door derden van reservegrilles met daarop de herkenbare uitsnede van het Audi-merk onder de exceptie voor refererend merkgebruik valt. Het antwoord is nee. Het herkenbaar gebruiken van een logo op een reserveonderdeel van een derde is iets anders dan het gebruik van een merk om te verwijzen naar producten van de merkhouder. Dat kwalificeert niet als toelaatbaar refererend gebruik binnen het merkenrecht.noot 69

Normaal gebruik

Om een potentieel eeuwigdurend merkrecht in stand te huiden, moet een merk normaal gebruikt worden. Indien langer dan vijf jaar geen normaal gebruik wordt gemaakt van een merk, kan het merk vervallen of nietig verklaard worden in relatie tot bepaalde waren of diensten.noot 70 De Ierse fastfoodrestaurantketen Supermac riep onder meer de nietigheid van het merk ‘Big Mac’ van McDonald’s voor ‘chicken sandwiches’ in (ECLI:​EU:​T:​2024:360). Supermac kreeg daarin gelijk. McDonald’s had onvoldoende bewezen dat het merk voor chicken sandwiches werd gebruikt in de relevante periode.noot 71 Vast niet geheel toevallig staan er tegenwoordig (weer) kip-Big Macs op het menu bij McDonald’s.

De auteurs zijn beiden advocaat bij HOYNG ROKH MONEGIER te Amsterdam.