juridisch kronieken

Kroniek
Intellectueel eigendoms­recht

door Silke Fest & Nathalie Rodriguez Arigon

Voor u ligt de nieuwste Kroniek over het intellectueel eigen­doms­recht. In deze Kroniek hebben wij een selectie gemaakt van de jurisprudentie en ontwikkelingen op het gebied van het octrooirecht, auteursrecht, modelrecht en merkenrecht over de periode juni 2022 tot juni 2023. Net als in de vorige Kroniek zullen wij bij de bespreking van de verschillende ontwikkelingen eerst ingaan op de betrokken (basis)beginselen. Aan bod komen onder meer de start van het Unified Patent Court, de auteurs­rechtelijke bescherming van (buiten­landse) product­vormgeving en de modernisering van het Europese modellen­recht. We sluiten af met een selectie merkenrechtelijke kaasgeschillen.

Octrooirecht

Geldigheid

Het octrooirecht verleent aan de octrooihouder een exclusief recht om anderen te verbieden de door hem geoctrooieerde uitvinding toe te passen. Uiteraard zijn er een aantal vereisten waaraan een octrooi moet voldoen.noot 1 Voldoet een octrooi niet aan die zogenaamde geldigheidsvereisten, dan is het octrooi nietig.

Veruit de meeste octrooigeschillen gaan over de vraag of een uitvinding inventief, dat wil zeggen niet voor de hand liggend, is ten opzichte van de stand van de techniek. Tot de stand van de techniek behoort al hetgeen wat openbaar toegankelijk is gemaakt op het moment van de octrooiaanvrage. In de Nederlandse rechtspraak wordt bij de beoordeling van inventiviteit doorgaans de zogenaamde problem and solution approach toegepast. Daarbij wordt aan de hand van het document wat als de meest nabije stand van de techniek wordt gezien beoordeeld of de gemiddelde vakpersoon (een fictief persoon met expertise op het betreffende technische gebied) op een voor de hand liggende wijze de stand van de techniek zou aanpassen om op de in het octrooi omschreven oplossing te komen, in de redelijke verwachting dat hij daarbij het voordeel van de uitvinding zou bereiken.

In een geschil tussen Sandoz en Astellas (ECLI:NL:RBDHA:2022:12463) achtte de Rechtbank Den Haag het octrooi van Astellas dat ziet op het geneesmiddel mirabegron voor gebruik bij de behandeling van het overactieve blaassyndroom (OAB) inventief. Het document dat de rechtbank als meest nabije stand van de techniek beschouwde, openbaarde verschillende verbindingen waarmee een therapeutisch effect kan worden bereikt, waaronder mirabegron. Het document openbaarde echter niet dat mirabegron kan worden gebruikt voor de behandeling van OAB. In de stand van de techniek was slechts bekend dat mirabegron gebruikt kan worden voor de behandeling van diabetes mellitus. De rechtbank oordeelde dat het voor de vakpersoon niet voor de hand lag om te onderzoeken of het middel mirabegron kan worden toegepast in de blaas of voor de behandeling van OAB, omdat de meest nabije stand van de techniek daar geen enkele aanwijzing voor gaf.noot 2

De afgelopen jaren werd er in de Nederlandse en Europese octrooirechtspraak vaak geprocedeerd over plausibiliteit, een in de rechtspraak ontwikkelde toets die in het inventiviteitsvereiste is ingebakken. Deze toets vereist dat het technische effect waarop de octrooihouder een beroep doet plausibel moet zijn gemaakt in de octrooiaanvrage, bijvoorbeeld door middel van experimentele data. Als dat technische effect niet plausibel is gemaakt, dan mag dat effect niet zonder meer worden meegenomen in de inventiviteits­beoordeling en zal een octrooi doorgaans inventiviteit ontberen. Zoals wij bespraken in de vorige Kroniek Intellectueel eigendomsrecht wees de Nederlandse rechter de mogelijkheid om een beroep te doen op zogenaamde post-published evidence (data gepubliceerd ná de indieningsdatum van een octrooi, waarmee het technische effect van de uitvinding naderhand kan worden aangetoond) steeds vaker van de hand omdat het technische effect niet plausibel zou zijn gemaakt in de octrooiaanvrage.noot 3

In G2/21 heeft de Grote Kamer van Beroep (of de ‘GKvB’) van het Europees Octrooibureau (het ‘EOB’, de instantie die verantwoordelijk is voor de verlening van Europese octrooien) zich uitgelaten over de plausibiliteitstoets. Volgens de GKvB brengt de vrije bewijsleer met zich mee dat post-published evidence niet zomaar buiten beschouwing mag worden gelaten om de enkele reden dat de data zijn gepubliceerd na de indieningsdatum van een octrooiaanvrage.noot 4 Van doorslaggevend belang voor de vraag of er een beroep kan worden gedaan op een bepaald technisch effect is of een vakpersoon op basis van de octrooiaanvrage zoals ingediend en zijn/haar algemene vakkennis het geclaimde technische effect zou afleiden als zijnde omvat door de technische leer en belichaamd door dezelfde oorspronkelijk geopenbaarde uitvinding.noot 5 In dat geval staat het de octrooihouder vrij om een beroep te doen op post-published evidence ter ondersteuning van het technisch effect.

Inbreuk

De beschermingsomvang van een octrooi wordt bepaald door de conclusies, waarin de kenmerken van de uitvinding worden beschreven. De conclusies moeten worden begrepen en uitgelegd in de context van de beschrijving en de tekeningen in het octrooischrift.noot 6 In de vorige Kroniek bespraken wij een aantal uitspraken waarin de Rechtbank Den Haag de conclusies restrictief uitlegde ten nadele van de octrooihouder. Ook het afgelopen jaar bleek geen succesvol jaar voor de octrooihouder. In een groot aantal zaken ⁠–⁠ Kiremko/Tomra (ECLI:NL:RBDHA:2022:7844), SEAB/TWT (ECLI:NL:RBDHA:2022:6786), Floriation/Royal FloraHolland (ECLI:NL:RBDHA:2022:8015), Google/Sonos (ECLI:NL:RBDHA:2022:10485), Advanced Bionic/Med-El (ECLI:NL:RBDHA:2023:212), Sunconfex/HSD (ECLI:NL:RBDHA:2023:1334) en Marchfun/Ziggo (ECLI:NL:RBDHA:2023:4853) ⁠–⁠ oordeelde de Rechtbank Den Haag dat de vermeend inbreukmakende producten niet onder de beschermingsomvang van de conclusies van de betreffende octrooien vielen en daarop dus geen inbreuk werd gemaakt.

Opvallend was dat de octrooihouder in een tweetal zaken ⁠–⁠ PDA/ABI (ECLI:NL:RBDHA:2022:13930) en Pharmathen/Novartis (ECLI:NL:GHDHA:2022:2327) ⁠–⁠ wél een succesvol beroep kon doen op equivalente inbreuk. Wanneer een product niet onder de letterlijke tekst van de conclusies van een octrooi valt ⁠–⁠ en er dus geen letterlijke inbreuk wordt gemaakt op een octrooi ⁠–⁠ dan kan er sprake zijn van inbreuk bij wege van equivalentie als de vermeend inbreukmaker een uitvoeringsvariant toepast die weliswaar niet onder de letterlijke bewoordingen van een octrooiconclusie valt, maar wel tot hetzelfde resultaat leidt als de octrooiconclusie.noot 7

Grensoverschrijdend verbod

Met enige regelmaat legt de Nederlandse rechter een grensoverschrijdend (cross-border) octrooi-inbreuk­verbod op. Daarvoor is vereist dat er inbreukmakende handelingen (zogenaamde ‘voorbehouden handelingen’) in de betreffende jurisdicties worden gepleegd. Wanneer een partij inbreuk in het buitenland faciliteert door bepaalde handelingen in Nederland te verrichten, dan kan die partij in Nederland worden aangesproken op onrechtmatige daad. Daarvan kan bijvoorbeeld sprake zijn wanneer een moedermaatschappij aan haar dochter­vennoot­schap in het buitenland de opdracht geeft om een inbreukmakend product in dat land te verkopen. Het afgelopen jaar is er een aantal uitspraken gewezen waarin de reikwijdte van het begrip voorbehouden handeling aan bod kwam.

In een geschil tussen octrooihouder Novartis en gedaagde Pharmathen Global, de moedermaatschappij van de Pharmathen-groep, had Novartis een cross-border verbod jegens Pharmathen gevorderd omdat zij haar dochter­vennoot­schap Pharmathen SA in staat zou stellen om octrooi-inbreuk te maken in Griekenland en in andere landen waar het octrooi van Novartis van kracht is (ECLI:NL:RBDHA:2022:7186). Novartis betoogde dat Pharmathen Global feitelijk leidinggeeft aan haar dochter­vennoot­schappen, waaronder aan Pharmathen SA. Zo zou zij onder meer verantwoordelijk zijn voor de strategische beslissingen rondom research en development van nieuwe producten (waaronder het inbreukmakende product). De Haagse voorzieningen­rechter ging hierin mee en verbood Pharmathen om onrechtmatig te handelen door haar dochter­vennootschappen in de landen waar het octrooi van Novartis van kracht is aan te zetten tot het maken van inbreuk, die inbreuk toe te staan, goed te keuren, te faciliteren, te bevorderen, uit te lokken, of om willens en wetens te profiteren van die inbreuk.noot 8

In hoger beroep (ECLI:NL:GHDHA:2022:2327) oordeelde het Hof Den Haag echter dat Pharmathen Global zelf octrooi-inbreuk maakte (in plaats van dat zij ‘slechts’ onrechtmatig handelde) door feitelijk leiding of uitvoering te geven aan de door haar dochter­vennoot­schappen voorbehouden handelingen.noot 9 Het hof breidde derhalve het aan Pharmathen opgelegde voorlopige verbod uit naar een voorlopig octrooi-inbreukverbod.noot 10

Ook in een geschil tussen Orope en Nokia (ECLI:NL:RBDHA:2022:9193) werd het begrip ‘voorbehouden handeling’ ruim geïnterpreteerd. Aan Orope (de distributeur van OPPO smartphones in Duitsland) werd door de Rechtbank Den Haag een inbreukverbod op het Nederlandse deel van een Europees octrooi van Nokia opgelegd nadat Orope op social media een win-actie was gestart waarmee men een reis naar IJsland en een OPPO smartphone kon winnen (r.o. 3.5.3).noot 11 De rechtbank oordeelde dat Orope voorbehouden handelingen in Nederland pleegde doordat de campagne middels een ‘Koop nu’-knop doorlinkte naar de Nederlandse OPPO-webshop, waar de smartphones door in Nederland gevestigde afnemers konden worden besteld.noot 12

De afstemmingsregel en erkenning van buitenlandse vonnissen

De door de Hoge Raad geformuleerde afstemmingsregel houdt in dat een voorzieningen­rechter die in kort geding moet beslissen op een vordering tot het geven van een voorlopige voorziening nadat de bodemrechter reeds een vonnis in de hoofdzaak heeft gewezen in beginsel zijn vonnis dient af te stemmen op het oordeel van de bodemrechter.noot 13 Het afgelopen jaar speelde in meerdere octrooizaken de vraag of de Nederlandse kort­geding­rechter zijn oordeel zonder meer diende af te stemmen op het oordeel van een buitenlandse bodemrechter.

De Hoge Raad heeft in Boehringer/Kirin Amgen bepaald dat een beslissing van de Oppositieafdeling van het EOB op één lijn kan worden gesteld met een in een bodem­procedure gegeven oordeel.noot 14 In Novartis/Mylan (ECLI:NL:RBDHA:2022:5898) betoogde octrooihouder Novartis dat de voorzieningen­rechter zijn voorlopig oordeel over de geldigheid van het (te verlenen) octrooi in de Nederlandse kort­geding­procedure diende af te stemmen op de beslissing van de Technische Kamer van Beroep (ofwel de ‘TKvB’) van het EOB in de verleningsprocedure, die de octrooiaanvrage geldig had geacht. De voorzieningen­rechter verwierp dit betoog en oordeelde dat er niet hoeft te worden afgestemd op een oordeel van de TKvB dat is gegeven in de verleningsprocedure van een Europees octrooi, omdat die procedure ⁠–⁠ in tegenstelling tot de oppositieprocedure ⁠–⁠ niet kan worden beschouwd als een volwaardige procedure op tegenspraak. Derden worden immers niet gehoord bij de mondelinge behandeling en kunnen derhalve geen weerwoord geven.noot 15 Deze uitspraak is door het Hof Den Haag bekrachtigd (ECLI:NL:GHDHA:2022:2079), zij het op andere gronden.

Ook in DivX/Netflix (ECLI:NL:RBAMS:2023:49) strandde een beroep op de afstemmingsregel. DivX vorderde dat aan Netflix een verbod zou worden opgelegd om inbreuk te maken op het Duitse deel van haar Europese octrooi. DivX deed een beroep op het vonnis van het Landgericht Mannheim, waarin was geoordeeld dat Netflix inbreuk maakt op hetzelfde octrooi van DivX, en stelde dat de voorzieningen­rechter zijn vonnis diende af te stemmen op het oordeel van de Duitse bodemrechter. De voorzieningen­rechter kwam tot de conclusie dat de afstemmingsregel niet zonder meer geldt voor een buitenlands vonnis, onder meer omdat erkenning van een beslissing volgens artikel 36(1) Brussel I bis-Vo inhoudt dat het procesrecht van de lidstaat van herkomst bepalend is voor het gezag en het effect van een rechterlijke beslissing. Het Duitse procesrecht kent geen afstemmingsregel.noot 16 Bovendien kan het vonnis van de Duitse bodemrechter volgens de voorzieningen­rechter niet op één lijn worden gesteld met een Nederlands bodemvonnis in een octrooizaak omdat in het Duitse bodemvonnis niet is geoordeeld over de geldigheid van het octrooi. In Duitsland wordt er namelijk in aparte procedures geoordeeld over de inbreuk en de geldigheid van een octrooi.noot 17

Ten slotte kon Pharmathen Global in het geschil met Novartis geen geslaagd beroep doen op erkenning van een Grieks vonnis. Het Hof Den Haag achtte de voorzieningen­rechter niet gebonden aan het oordeel van de Griekse voorzieningen­rechter, want naar Grieks recht heeft een vonnis uitsluitend gezag van gewijsde tussen de partijen in de procedure die heeft geleid tot het vonnis. Het Griekse vonnis was gewezen jegens Pharmathen Griekenland, en dus niet jegens Pharmathen Global. Bovendien komt aan een kort­geding­vonnis nooit gezag van gewijsde toe naar Grieks recht.noot 18

De start van het Unified Patent Court

Op 1 juni 2023 was het dan eindelijk zover: de start van het Unified Patent Court (of ‘UPC’). Het UPC is een instelling voor EU-lidstaten die de UPC Agreement hebben geratificeerd. Het UPC is bevoegd om nietigheids- en inbreukzaken te behandelen voor zowel Europese octrooien (nationale octrooien die voor staten die partij zijn bij het Europees Octrooi­verdrag zijn verleend) als voor unitaire octrooien die voor het gehele UPC-territoir zijn verleend. Met één beslissing kan er een verbod voor het gehele UPC-territoir worden uitgevaardigd, of kan een octrooi voor het gehele territoir worden vernietigd.

Sinds 1 juni jl. is het UPC operationeel. In Den Haag is er een lokale divisie van het UPC geopend, waar inbreukprocedures aanhangig kunnen worden gemaakt als de inbreuk op Nederlands grondgebied heeft plaatsgevonden of als de gedaagde in Nederland is gevestigd. Bij de lokale divisie in Den Haag kan er zowel in het Nederlands als in het Engels geprocedeerd worden.

Auteursrecht

Beschermingsomvang

Via het auteursrecht kan een maker van een werk eigen creaties beschermen tegen onrechtmatige exploitatie door anderen. Een werk dient een eigen oorspronkelijk karakter te hebben en het persoonlijke stempel van de maker te dragen. Ofwel, de maker brengt een werk op creatieve wijze tot stand waarbij diens persoonlijkheid in het werk weerspiegeld wordt.noot 19 In beginsel komt het auteursrecht automatisch toe aan de maker van een werk.noot 20 De auteursrechthebbende heeft het exclusieve recht om anderen te verbieden het werk openbaar te maken of te verveelvoudigen.noot 21 Het auteursrecht kent echter geen registers, waardoor het in de praktijk lastig kan zijn voor een maker om aan te tonen dat hij of zij de auteursrechthebbende op het werk is.

Die kwestie kwam aan de orde voor het HvJ EU (ECLI:EU:C:2023:342).noot 22 TB verkoopt afbeeldingen, waarvan Castorama Polska en Knor twee exacte kopieën verkopen. TB vorderde op grond van artikel 8 Handhavingsrichtlijn een gelasting tot informatie­verstrekking omtrent de vermeende reproducties van Castorama Polska en Knor.noot 23 De gezochte informatie zou noodzakelijk zijn om een eventuele auteurs­recht­inbreuk vast te stellen. Castorama Polska betwistte dat er sprake is van auteursrechtelijk beschermde werken en betoogde dat TB niet heeft aangetoond dat zij auteurs­recht­hebbende op de afbeeldingen is. Er werd een prejudiciële vraag gesteld aan het HvJ EU of het op de weg van TB lag om te bewijzen dat zij houdster is van de betreffende intellectuele-eigendomsrechten of dat zij die status slechts ‘aannemelijk’ hoeft te maken. Het HvJ EU oordeelde dat de eiser in een dergelijke procedure alle redelijkerwijs beschikbare bewijsmaterialen moet overleggen waarmee de rechter bij wie het verzoek wordt gedaan voldoende zekerheid kan verkrijgen dat hij of zij de houder van dat recht is. Hierbij moet het overgelegde bewijsmateriaal aansluiten bij de aard van dat recht en bij de bijzondere formaliteiten die eventueel van toepassing zijn.noot 24

Er is sprake van inbreuk op een auteursrecht wanneer een derde, zonder toestemming van de auteurs­recht­hebbende, het auteurs­rechtelijk beschermde werk openbaar maakt of verveelvoudigt.noot 25 De vraag of sprake is van inbreuk moet worden getoetst aan het totaal­indrukken­criterium. Daartoe moet worden beoordeeld of het beweerdelijk inbreukmakende werk in zodanige mate de auteurs­rechtelijk beschermde elementen van het eerdere werk vertoont dat de totaalindrukken overeenkomen.noot 26 Bij de bepaling van de totaalindruk spelen onbeschermde elementen van het eerdere slechts een rol als deze onderdeel zijn van oorspronkelijke combinaties.noot 27

In Snurk/Faro (ECLI:NL:RBROT:2023:5334) ging het over het ontwerp van beddengoed. Snurk verkoopt sinds 2013 een dekbedovertrek met een teddybeer en strikjespatroon en stelde dat Faro inbreuk maakt op haar auteursrechten. De Rechtbank Rotterdam oordeelde dat het dekbedovertrek van Snurk een auteursrechtelijk beschermd werk is, maar dat aan het werk slechts een beperkte beschermingsomvang toekomt waardoor er geen sprake is van een inbreuk.noot 28 Een opmerkelijke beslissing, aangezien alle elementen van het dekbedovertrek van Snurk waren overgenomen in het dekbedovertrek van Faro. De rechtbank was echter van mening dat, mede vanwege de beperkte beschermings­omvang, de totaalindrukken van de beide dekbedovertrekken in voldoende mate van elkaar verschillen.noot 29

Een belangrijke ontwikkeling die zich sinds de vorige Kroniek heeft voorgedaan in de Philips/LIDL-jurisprudentie (ECLI:NL:HR:2023:1070) gaat over de bescherming van de vormgeving van scheerapparaten.noot 30 Philips klaagde in cassatie dat het hof onterecht heeft geoordeeld dat haar vorderingen geheel waren toegesneden op het gestelde auteursrecht op de vormgeving van het ST3D-scheerapparaat. Als gevolg daarvan werden de vorderingen die waren gebaseerd op het auteursrecht op de Arcitec-vormgeving niet toegewezen. De Hoge Raad heeft die klacht gegrond geacht, het arrest vernietigd en het geding terugverwezen naar het Hof Amsterdam.

Bij internationale auteurs­recht­geschillen in Berner Conventie-lidstatennoot 31 kunnen makers in elke lidstaat een beroep doen op de aldaar geldende auteursrecht­bescherming.noot 32 Er dient echter wel te worden voldaan aan de materiële-reciprociteitstoets: om in aanmerking te komen voor auteursrechtbescherming in een andere lidstaat, moet het werk die bescherming ook toekomen in de lidstaat van oorsprong.noot 33 Dit kan ertoe leiden dat een bepaald werk dat in Nederland geen auteurs­rechtelijke bescherming toekomt maar in het land van oorsprong wel (zoals een werk van toegepaste kunst)noot 34 in Nederland toch aanspraak maakt op auteursrechtelijke bescherming.

In JLR/Ineos (ECLI:NL:GHARL:2022:8162) stond in kort geding de vraag centraal of de vormgeving van het exterieur van de Land Rover Defender auteursrechtelijke bescherming in Nederland geniet. Het Hof Arnhem-Leeuwarden kon niet met een redelijke mate van zekerheid vaststellen dat de Defender in het land van oorsprong, het Verenigd Koninkrijk, auteursrechtelijk is beschermd. Als gevolg daarvan maakt JLR ook in Nederland geen aanspraak op auteursrechtelijke bescherming.noot 35

In Vitra/Kwantum (ECLI:NL:HR:2023:508) speelde de vraag of de van oorsprong Amerikaanse designstoel ‘Dining Sidechair Wood’ in Nederland en België auteurs­rechtelijke bescherming geniet.noot 36 Het Hof Den Haag oordeelde dat een voorwerp dat in het land van oorsprong als werk van toegepaste kunst wordt aangemerkt maar daar niet meer auteursrechtelijk wordt beschermd doordat de beschermingsduur is verstreken, wel auteursrechtelijk wordt beschermd in het land waarvoor de bescherming wordt ingeroepen als in dat land de beschermingsduur niet is verstreken.noot 37 Volgens Vitra was de materiële-reciprociteitstoets in deze zaak echter niet van toepassing. De Hoge Raad zag aanleiding om die stelling te onderzoeken – zij het op een andere rechtsgrond – en heeft vijf prejudiciële vragen aan het HvJ EU gesteld. Daarbij verwees de Hoge Raad naar het RAAP-arrestnoot 38 van het HvJ EU, waaruit zou blijken dat de materiële-reciprociteitstoets binnen de EU niet mag worden toegepast ten aanzien van een werk uit een derde land.noot 39 Voor nu is het afwachten tot het HvJ EU zich erover buigt.

Thuiskopievergoeding aangepast

In de vorige Kroniek werd de zaak-HP/SONT besproken, waarin het Hof Den Haag concludeerde dat een offline streaming kopie (‘tethered download’) geen thuiskopie is in de zin van artikel 16c Aw.noot 40 Als gevolg van deze uitspraak zijn de tarieven voor de thuiskopievergoeding tijdelijk aangepast, in afwachting van de cassatieprocedure.noot 41

Modelrecht

Beschermingsomvang

De uiterlijke verschijningsvorm van een product, of ‘voortbrengsel’ wordt beschermd door het modelrecht.noot 42 Elk op industriële of ambachtelijke wijze vervaardigd voorwerp is een voortbrengsel, inclusief de onderdelen die bestemd zijn om tot een ‘samengesteld voortbrengsel’ te worden samengevoegd.noot 43 Om voor bescherming in aanmerking te komen, gelden in beginsel de voorwaarden nieuwheid en eigen karakter.noot 44 Voor de bescherming van onderdelen die zijn bestemd om tot een samengesteld voortbrengsel te worden samengevoegd, gelden echter aanvullende voorwaarden.

Een samengesteld voortbrengsel is een (de)monteerbaar voortbrengsel dat bestaat uit meerdere onderdelen die nodig zijn om het samengestelde voortbrengsel normaal te gebruiken.noot 45 Een onderdeel dat in het samengestelde voortbrengsel is verwerkt, komt slechts voor modelbescherming in aanmerking als het (i) voldoet aan het zichtbaarheids­vereiste en (ii) de zichtbare kenmerken van het onderdeel als zodanig aan de voorwaarden van nieuwheid en eigen karakter voldoen.noot 46 Het zichtbaar­heids­vereiste bepaalt dat alleen de kenmerken die bij normaal gebruik zichtbaar blijven, kunnen bijdragen aan de nieuwheid en het eigen karakter van een model.noot 47 Om het genoemde ‘normaal gebruik’ vast te stellen, dient er te worden gekeken naar hoe een eindgebruiker het voortbrengsel zou gebruiken, met uitzondering van onderhouds- en reparatie­handelingen.noot 48 Dit is een op het eerste oog duidelijk criterium, wat echter in de praktijk minder eenduidig (b)lijkt te zijn.

In Monz/Büchel (ECLI:EU:C:2023:105) werd gediscussieerd over de vraag of de onderkant van een fietszadel zichtbaar is bij normaal gebruik.noot 49 Als reactie op een prejudiciële vraag van het Bundesgerichtshof, oordeelde het HvJ EU dat het zichtbaar­heids­vereiste niet in abstracto mag worden beoordeeld. De concrete situaties waarin dat voortbrengsel wordt gebruikt moeten daarbij steeds in overweging worden genomen. Zo bepaalde het HvJ EU dat een onderdeel dat in een samengesteld voortbrengsel is verwerkt bij normaal gebruik niet te allen tijde in zijn geheel zichtbaar hoeft te zijn. Verder werd geoordeeld dat handelingen vóór, tijdens en na gebruik van de hoofdfunctie van het samengestelde voortbrengsel evenzeer in aanmerking komen voor normaal gebruik, aldus ook opslag en transport. Ondanks dat het voor de hand lijkt te liggen dat de onderkant van het zadel tijdens het fietsen niet zichtbaar is voor de eindgebruiker, is het wel zichtbaar voor de eindgebruiker als hij of zij het samengestelde voortbrengsel op een fietsbeugel of op een fietsenrek op een wagen zet. Aangezien met name een fietsenrek veel wordt gebruikt als transportmethode, zijn wij benieuwd hoe het Bundesgerichtshof op de zaak zal beslissen.

Niet alle voortbrengselen genieten modelbescherming. Een voortbrengsel waarvan de uiterlijke kenmerken uitsluitend worden bepaald door de technische functie geniet geen bescherming uit hoofde van de techniekrestrictie.noot 50 Modelbescherming mag immers niet leiden tot monopolisering van techniek. Bij de beoordeling of de uiterlijke kenmerken uitsluitend worden bepaald door de technische functie dient de rechter rekening te houden met alle relevante objectieve omstandigheden van het specifieke geval.noot 51 Dit is wederom bevestigd door het HvJ EU in Papierfabriek/Sprick (ECLI:EU:C:2023:141).noot 52 Bij die beoordeling is niet doorslaggevend of er alternatieven zijn, maar er moet worden nagegaan of de technische functie de enige bepalende factor is voor die kenmerken.noot 53

In Digital Revolution/Samsung (ECLI:NL:HR:2022:1943) speelde de vraag of de ribbels en rasters die zijn aangebracht op Samsungs tonercartridges uitsluitend noodzakelijk zijn voor het bereiken van een technische functie. In 2020 overwoog het Hof Den Haag in deze zaak al dat het voor de uiterlijke kenmerken van tonercartridges niet voor de hand ligt dat er andere factoren een rol spelen dan de met de vormgeving te vervullen technische functie.noot 54 Het hof oordeelde dat met de ribbels en rasters enerzijds materiaal kan worden bespaard, terwijl anderzijds de constructiestijfheid kan worden behouden.noot 55 Derhalve achtte het hof de kenmerken technisch bepaald en verklaarde hij de modelrechten van Samsung nietig. In cassatie klaagde Samsung dat het hof heeft miskend dat het besparen van materiaal niet kwalificeert als een technisch effect/functie. De overweging van een ontwerper om materiaal te besparen, is niet gebaseerd op de noodzaak dat het voortbrengsel zijn technische functie kan vervullen.noot 56 Volgens P-G Van Peursem is de vraag hoe ‘technisch bepaald’ in deze zaak moet worden geïnterpreteerd. Als de lijn van Samsung wordt gevolgd, moeten er volgens Van Peursem prejudiciële vragen worden gesteld.noot 57 De Hoge Raad bekrachtigde echter het oordeel van het hof en zag daarom geen aanleiding om over het voorgaande prejudiciële vragen te stellen aan het HvJ EU.noot 58

Procesrechtelijke ontwikkelingen

Het geschil in Multimox/Sanyang (ECLI:NL:GHDHA:2023:1126) ging over vier modellen voor retro-scootermobielen.noot 59 Volgens Sanyang had Multimox de modellen te kwader trouw in de Benelux geregistreerd en verhandeld. Sanyang kreeg in eerste aanleg gelijk. Multimox moest toen twee modellen overdragen aan Sanyang. Multimox vorderde in hoger beroep vernietiging van het vonnis en teruggave van de modellen. Sanyang vorderde in reconventie een verklaring voor recht dat zij auteursrechthebbende is op deze modellen en Multimox daarom moest worden verplicht om mee te werken aan de wijziging van de tenaamstelling van de modellen. Sanyang stelde dat zij de modellen heeft (laten) ontwerpen en de rechten dus aan haar toebehoren. Het Hof Den Haag oordeelde echter dat Sanyang onvoldoende gespecificeerd bewijs van voldoende concrete feiten had aangeboden om die stellingen te onderbouwen, waardoor hij niet kon vaststellen welke partij gelijk heeft. Omdat op Sanyang het bewijsrisico rust, waren haar vorderingen niet toewijsbaar.noot 60 Daarmee is de rechtsgrond aan de tenuitvoerlegging van het vonnis komen te ontvallen en werd Sanyang, zoals gevorderd, veroordeeld om mee te werken aan de teruggave van de modellen.noot 61

Modernisering van het uniemodelrecht

De Europese Commissie heeft onlangs voorstellen gepubliceerd om de Europese regelgeving inzake modellen te moderniseren op Europees en nationaal niveau.noot 62 Met de opmars van het digitale tijdperk is het welkom – en nodig! – dat het twintig jaar oude juridische modelrechtkader wordt gemoderniseerd. Het voorstel betreft een aanzienlijke lijst met voorgestelde wijzigingennoot 63 die variëren van inhoudelijke wijzigingen (zoals het toevoegen van parodie als toegestaan gebruik van een model) tot tekstuele wijzigingen (zoals vervanging van de term ‘Gemeenschapsmodel’ met ‘Uniemodel’). De wijzigingen zien zowel op de Gemeenschapsmodellenverordeningnoot 64 als op de Modellenrichtlijn.noot 65 Het zal wel nog even duren voordat de wijzigingen ook daadwerkelijk zijn doorgevoerd. De twee voorstellen zijn eerst voor goedkeuring aan het Europees Parlement en de Raad toegezonden. Wanneer de voorstellen worden aangenomen, hebben de EU-lidstaten twee jaar de tijd om de nieuwe richtlijn om te zetten in nationaal recht.

Merkenrecht

Uitzonderingen op inbreuk

De houder van een ouder merk kan zich in beginsel verzetten tegen inschrijving en gebruik van een jonger merk. De houder van het oudere recht moet echter wel binnen een bepaalde termijn actie ondernemen. Verzet is niet meer mogelijk tegen het gebruik van een jonger merk indien de merkhouder zich geruime tijd bewust was van de inbreuk en de inbreuk heeft gedoogd.noot 66 De termijn van rechtsverwerking wegens bewust gedogen is in beginsel vijf jaar.

In Heitec/Heitech (ECLI:EU:C:2022:400) bepaalde het HvJ EU dat het louter verzetten tegen gebruik van een jonger merk niet voldoende is. De merkhouder moet het nodige doen om een juridisch dwingende oplossing te verkrijgen. Doet de merkhouder dit niet, dan wordt met verzet het gedogen niet beëindigd en als gevolg daarvan de rechts­verwerkings­termijn niet gestuit.noot 67 Ook is er geen stuiting als de merkhouder vóór het verstrijken van de rechtsverwerkingstermijn beroep instelt met een processtuk dat niet voldoet aan de formele vereisten van betekening en dit gebrek pas ná het verstrijken van die rechtsverwerkingstermijn wordt hersteld.noot 68

Het merkenrecht geeft de merkhouder een uitsluitend recht dat hem onder meer toestaat derden te verbieden waren die van dat merk zijn voorzien in te voeren, aan te bieden enzovoort. Het concept ‘uitputting’ is een uitzondering op deze regel.noot 69 Het merkenrecht van de houder is ‘uitgeput’ wanneer de waren door de merkhouder of met diens toestemming in de EER in de handel zijn gebracht.noot 70

In SodaStream/MySoda (ECLI:EU:C:2022:834) oordeelde het HvJ EU dat wanneer bepaalde flessen al in de handel zijn gebracht door een partij en een andere partij die flessen vervolgens voorziet van nieuwe etikettering met diens eigen merk erop, er sprake is van uitputting ten aanzien van het recht van de oorspronkelijke merkhouder.noot 71 Hierbij is wel van belang dat de nieuwe etikettering niet de indruk mag wekken bij de consument dat er een economische band bestaat tussen de twee verschillende bedrijven.noot 72

Een andere uitzondering op het exclusieve recht van de merkhouder bestaat wanneer een derde een merk niet gebruikt als onderscheidingsteken voor een waar, maar het merk slechts onderdeel van de waar zelf is. Dit was volgens het Hof Amsterdam bijvoorbeeld het geval bij het gebruik van het woord ‘Jiskefet’ in de titel van een boek over Jiskefet.noot 73 In de zaak-Noblesse/Jiskefet (ECLI:NL:GHAMS:2022:1851) stond enkel het gebruik van het woord in de titel ter discussie. Het hof oordeelde dat de titel van een boek een onderdeel van dat boek is waardoor het niet aannemelijk is dat Noblesse ongerechtvaardigd voordeel haalt uit het onderscheidend vermogen en de reputatie van het merk, noch dat er afbreuk wordt gedaan aan dat vermogen en de reputatie. Daardoor is er volgens het hof geen sprake van merkinbreuk.

Kwade trouw

Het HvJ EU heeft in de afgelopen jaren handvatten gegeven voor de beoordeling van het begrip ‘kwade trouw’, dat niet is gedefinieerd in de Uniemerkenverordening.noot 74 Zo is een merkinschrijving te kwader trouw wanneer de aanvrager de bedoeling heeft om afbreuk te doen aan de belangen van derden op een manier die niet strookt met de eerlijke handelsgebruiken, dan wel om zonder oog op bepaalde derden een uitsluitend recht te verkrijgen waarbij het normaal gebruik van een onderscheidingsteken niet het doel is. In Nehera (ECLI:EU:T:2022:430) oordeelde het Gerecht EU dat er geen sprake is van een merkinschrijving te kwader trouw als een oud reeds vervallen merk wordt gedeponeerd op een moment waarop het merk geen algemene bekendheid meer geniet en de aanvrager aldus geen ongerechtvaardigd voordeel kan trekken uit mogelijk ‘meeliftgedrag’.noot 75

Beschermde oorsprongsbenamingen

De bescherming van oorsprongsbenamingen (BOB) dient primair om bij de consument misleiding omtrent de herkomst van een product tegen te gaan, maar beschermt ook de reputatie van de BOB tegen onrechtmatige uitbuiting daarvan. Uit vaste rechtspraak is bekend dat de beschermingsomvang van BOB’s ruim moet worden uitgelegd.noot 76 In de Feta-zaak (ECLI:EU:C:2022:561) oordeelde het HvJ EU dat ook bij de uitvoer van producten met een BOB-aanduiding naar niet-EU-lidstaten die producten aan het productdossier van die BOB moeten voldoen. In het onderhavige geschil had Denemarken dergelijk onrechtmatig gebruik van de BOB ‘feta’ voor Deense zuivelproducten niet voorkomen of beëindigd en handelde de lidstaat aldus in strijd met de verordening.noot 77

Een dergelijke oorsprongsbenaming kan er ook aan in de weg staan dat een bepaald woordmerk kan worden gedeponeerd. In de Emmentaler-zaak (ECLI:EU:T:2023:278) oordeelde het Gerecht EU dat de term ‘Emmentaler’ beschrijvend is voor kazen.noot 78 In Duitsland verwijst de term namelijk naar een volvette Zwitserse gatenkaas met een nootachtige smaak. Volgens het Gerecht is het voldoende om te spreken van een beschrijvend merk in de gehele EU als de term een te beschrijvend karakter heeft in één lidstaat.

Bewijslast normaal merkgebruik

Het merkenrecht is (in principe)noot 79 een eeuwigdurend recht, mits het merk ‘normaal’ gebruikt wordt.noot 80 Als een merk gedurende vijf jaar zonder geldige reden niet normaal is gebruikt, kan het vervallen worden verklaard.noot 81

In Maxxus/Globus (ECLI:EU:C:2022:174) vorderde Maxxus om die reden in Duitsland vervallenverklaring van de MAXUS-merken van Globus.noot 82 Het HvJ EU heeft eerder voor recht verklaard dat de bewijslast voor normaal merkgebruik op de merkhouder rust.noot 83 Volgens rechtspraak van het Bundesgerichtshof rust de bewijslast van een vordering tot vervallen­verklaring wegens niet-gebruik echter op de verzoekende partij. De verwijzende rechter stelde daarom prejudiciële vragen aan het HvJ EU. Het HvJ EU overweegt dat de betreffende bewijslast geen procedureregel is die onder de bevoegdheid van de lidstaten valt.noot 84 De Merkenrichtlijn verzet zich namelijk tegen dergelijke nationale procedureregels. De bewijslast voor normaal merkgebruik rust dus ⁠–⁠ in lijn met de eerdere jurisprudentie van het HvJ EU  ⁠–⁠ op de merkhouder.noot 85

– De auteurs zijn advocaat bij Taylor Wessing en HOYNG ROKH MONEGIER te Amsterdam. Met speciale dank aan Djamo van Luttervelt (student-stagiair bij Taylor Wessing).